특허심판/소송, 침해감정/법률의견 분야에서 남긴 여러 사례들 중에서 의뢰인들에게 도움이 될 만한 몇가지 사례만을 아래에 간략하게 정리하였습니다. 보다 상세한 내용을 원하시는 분은 당소로 연락주시면 상세하게 안내해드리겠습니다.

국내 모기업의 “아미노산음료 ”에 대한 특허분석의견

국내 모기업이 일본의 이화학연구소 또는 명치유업(주)의 한국특허출원 제99-77107호 “아미노산 조성물”, 제2000-17492호 “아미노산-당 조성물”의 특허가 한국에서 특허등록받을 수 있는지 여부, 그리고 위 일본특허를 피해갈 수 있는 방법이 있는지 여부에 대한 법률의견을 요청한 사건으로, 일본 선행특허를 조사하고 분석하여 한국에서 특허등록받기 어렵다는 의견과 특허등록을 저지하는 방안 그리고 특허등록여부에 관계없이 일본특허를 침해하지 않는 대응특허를 개발하는 방안에 대하여 의견을 주었습니다. 

국내 모기업의 특허권 침해 여부 법률의견

국내 모기업은 A사로부터 합금철을 구매하여오다 구매경로를 B사로 변경하려하자, A사가 포항제철을 특허권침해를 이유로 제소하겠다는 의사를 표시하였는데, 이에 국내 모기업은 A사 주장의 타당성에 대한 법률검토를 요청한 사건으로, 검토결과 A사의 주장에 타당성이 있다는 점과 굳이 B사의 합금철을 구매해야 한다면 A사의 법적분쟁에서 법적책임을 경감할 수 있는 방안에 대하여 의견을 주었습니다. 

국내 모기업의 특허권 침해 여부 법률의견

국내 모기업은 ‘멀티화면분할기’에 대한 특허권을 가진 자로서, A사측이 “Color Quad Image Processor"를 제조판매하자 A사측에 특허권 침해행위를 중지를 요청하였고, 이에 A사측은 국내 모기업의 특허는 출원이전에 이미 공지되어 무효라는 취지의 회신을 하면서 몇가지 증거를 제시하여, 국내 모기업이 A사측 주장의 타당성에 대한 검토를 요청한 사건으로, 검토결과 A사측 주장처럼 국내 모기업의 특허권은 출원 이전에 이미 학계 등에서 논문으로 발표된 사항과 동일하므로 권리의 효력이 없다는 법률의견을 주었고, 당사자들은 불필요한 법적분쟁을 사전에 예방할 수 있었습니다. 

Arthur D. Little Inc. 의 한국 지적재산권의 인수

Arthur D. Little와 C-QENTIAL HOLDINGS의 인수합병의 건에 있어서, 양자의 특허권, 상표권, 저작권, 컴퓨터프로그램과 같은 지적재산권 현황, 라이센싱현황 등을 종합적으로 조사분석하고 지적재산권을 양도 내지 양수하는 일체의 절차를 진행했던 사건입니다.

외국 모기업의 “의복단추생크부 감침장치” 특허분쟁

한국에서 특허등록 제69698호 “의복 단추 생크부의 감침방법 및 장치”를 소유하고 있는 특허권자인 외국계 모기업은 이와 유사한 제품을 제조판매한 A와 B를 상대로 침해를 즉시 중지할 것을 요청하였으나 A와 B가 이에 따르지 않자 침해금지청구 및 손해배상청구소송, 형사고소를 하는 등 매우 입체적으로 진행되었던 사건입니다. 

국내 모기업의 “회전식 광고기구”특허분쟁

⊙ 사건의 개요
피고는 광고물 제작 및 광고 대행업을 주된 목적으로 하는 회사로서, 1998. 12. 경부터 고정된 축에 내틀을 가진 氣球를 회전시키는 핸드폰 형상의 廣告氣球(이하, ‘대진애드 氣球’라 함) 2대를 제작한 후 이를 서울 영등포와 서울 강남구 신사동에 각 설치하여 한솔피씨에스(주)에 임대하여 왔는데, 원고는 실용신안등록 제87693호 “回轉式 廣告氣球”(이하, ‘원고 고안’라 함)에 대한 실용신안권을 가지고 있는 자로서, 대진애드를 상대로 1999. 5. 서울지방법원 서부지원에 실용신안권 침해로 인한 손해배상 청구 소송을 제기하였습니다. 

⊙ 당사자들의 주장 및 진행경과
원고는 피고 氣球는 자신의 고안과 핵심적 기술 사상 및 목적이 동일하고 고정틀, 기계받침틀, 동체회전틀, 동체부 등 자신의 필수구성요소를 모방하고 있어서 자신의 고안과 균등관계, 이용관계 내지 불완전이용관계가 성립되므로 자신의 실용신안권을 침해하고 있다고 주장하였고

이에 원고는 氣球에는 회전축, 회전판, 고정대, 지지틀체 등과 같은 원고의 고안의 필수적 구성요소들이 존재하지 아니하거나 위 원고 고안의 구성요소와는 상이한 구조의 구성요소들로 이루어져 있고 구성요소들의 유기적 결합관계가 원고 고안과 다르다고 다투었습니다.

원고는 자신의 주장을 입증하기 위하여 법원에 감정을 신청하여 자신에게 유리한 감정 결과를 받았습니다.

위 감정결과의 객관성에 심각한 의문을 가지게 된 본 대리인은 특허심판원에 대진애드 氣球는 원고 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 권리범위확인심판을 청구함과 동시에 부수적으로 원고 고안의 등록 무효를 구하는 등록무효심판을 청구하였고, 결국 특허심판원과 특허법원으로부터 대진애드 氣球가 원고 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 판단을 받아서 이를 법원에 제출하였습니다. 또한 대진애드 氣球의 핵심적 기술에 대하여 실용신안등록을 받아 법원에 제출하였으며, 감정인 H대 윤 모 교수에 의한 감정이 매우 편파적이었다는 사실에 주목하고 감정인과의 2차례의 면담과 조사를 통해 원고와 감정인간에 모종의 유착관계가 있음을 밝혀내어 감정인 기피신청을 하면서 감정결과의 신빙성을 탄핵하였숩니다.

⊙ 법원의 판단
특허법원 및 서울지방법원 서부지원은 2001. 11. 8. 자로 대진애드 氣球에는 원고 고안의 고정틀, 동체회전틀, 기계받침틀, 동체부 등의 구성이 일부 존재하지만 구성요소에 있어 상당부분 차이가 있어 대진애드 氣球가 원고 고안의 균등고안, 이용고안 내지 불완전 이용고안임을 전제로 한 원고 주장은 이유 없다고 판시하면서 원고의 청구를 기각하였습니다.

⊙ 본건 판결의 의의
본건 판결은 침해라고 주장되는 제품에 ‘전체적인 구조변경’이 있으면 치환이 자명하지 아니한 것으로 간주되어 균등상의 침해가 성립되지 아니하며, 또한 ‘전체적인 구조변경’사항이 등록실용신안의 명세서 내지 도면에 개시 및 암시되어 있지 아니하면 치환자명성이 부정되어 균등상의 침해가 성립되지 아니한다고 판시함으로써 치환자명성의 새로운 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있고, 또한 불완전 이용은 구성요소의 치환이 아니라 구성요소의 의도적인 생략에 의해 발생되므로 구성요소의 치환의 경우에는 불완전이용의 문제가 발생되지 아니한다라고 판시함으로서 불완전 이용의 의미를 명백히 했다는 점에 의의가 있습니다.

국내 모기업의 ‘관이음쇠’ 특허분쟁

A사는 특허출원을 기초로 실용신안출원으로 이중출원되어 기술평가절차까지 통과한 실용신안등록 제223508호 “관이음쇠”를 등록받아 이를 기화로 조달청에 자신의 제품을 우수제품으로 등록한 자이며, (주)하이스텐은 A사의 제품과 유사한 제품을 조달청에 우수제품으로 등록하고자 하였으나 A사의 실용신안권 때문에 우수제품등록을 받을 수 없었습니다. 참고로, 실용신안권이나 특허권이 있는 제품은 가산점을 부여받기 때문에, 그렇지 않은 경우에 비해 우수제품등록에서 매우 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

이에, 국내 모기업은 A사의 실용신안권은 이미 일본에서 공지된 기술이므로 실용신안등록된 것이 부당하다고 주장하였고, 이에 당소는 유사한 기술을 검색하였지만 유사한 기술이 나타나지 않았습니다. 그러나, 당소는 ‘관이음쇠’분야의 기술발전 동향을 파악하고 A사의 실용신안권은 지금으로부터 30년 이전의 기술일 가능성이 매우 높다고 판단내렸습니다. 그리고 일본에서 30년에서 20년 이전의 기술을 차근차근 검색하였고, 마침내 동일한 선행기술을 다수 발견하고 이를 근거로 무효심판을 제기하여 A사의 실용신안권을 소멸시킬 수 있었습니다. 또한, 특허출원 중인 권리에 대해서는 정보제공절차를 밟아 특허등록까지도 차단하였습니다.

국내 모기업의 ‘다공성임프란트’ 대응특허 개발의 건

국내 모기업은 캐나다 온나리오에 소재한 이노베이션 파운데이션의 미국특허 제5344457호 “다공성 표면의 임프란트”(이하, ‘이노바 특허’이라 함)의 권리범위를 분석하고 이노바 특허를 침해하지 않는 범위내에서 ‘다공성표면을 가진 임프란트’(이하, ‘(가)호 제품’이라 함)를 개발할 수 있는 방안이 있는지 여부를 질의하였습니다.

당소는 한국의 특허법, 대법원 및 특허법원의 판례가 제시하는 기준에 근거하여 이노바특허의 권리범위를 분석하고, 나아가 (가)호 제품의 개발방향을 제시하였고, 특히 이노바특허의 권리범위를 분석함에 있어서는, 문언상의 침해여부, 불완전이용상의 침해여부, 균등상의 침해여부를 모두 검토하여 법률의견을 드렸습니다.