1. 사건의 개요
A기업은, 대한민국 특허등록 제10-2023303호(2019. 2. 20. 출원, 2019. 9. 11. 등록) “자동절단기용 프로파일 투입장치”에 대한 특허권을 가진 기업이며, B기업은 특허발명과 유사한 제품을 자체 개발하여 판매하는 기업인데 A기업은 B기업이 국내에서 유사한 제품을 제조판매하자 B기업의 제품이 자신들의 특허권의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 권리범위 확인심판을 청구하였습니다. 이에, 저희 사무소는 B기업을 대리하여 이 사건을 수행하였으며, 특허심판원으로부터 B기업의 제품은 A기업의 특허권의 범위에 속하지 않는다라는 심결을 받은 뒤, B기업은 자유롭게 관련 제품을 판매할 수 있었던 사건입니다.
2. 사실관계
(1) A기업의 특허내용, A기업의 출원전 제품 판매
A기업 특허는, “자동절단기용 프로파일 투입 장치”에 관한 것으로, 특히 창호용 프로파일과 같이 폭 방향으로 밀착하게 이송하면 이웃한 두 개의 프로파일 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일도 원하는 개수만큼 자동절단기에 공급하게 하여 자동절단기에서 한 번에 절단할 수 있도록 투입할 수 있게 한 것을 해결하고자 하는 것”을 기술적 과제로 하고, 나아가 청구범위 제1항에는,
“폭 방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일(P을 미리 입력받은 개수만큼 폭 방향으로 이송하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치에서, 프로파일(P)을 연속해서 이송하게 하되, 길이 중간 부분에 제1스토퍼(110)를 갖추고, 프로파일(P)이 이동하는 앞쪽에는 제2스토퍼(120)를 갖추되, 상기 제1 및 제2스토퍼(110, 120) 사이에 놓인 프로파일(P)을 한 번에 자동절단기(C)로 자를 수 있게 보조 컨베이어(100')를 포함하는 적어도 두 개의 컨베이어(100); 상기 제1스토퍼(110)에 걸린 프로파일(P)을 상기 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이로 옮겨주는 클램프 수단(300); 및 입력받은 프로파일(P)의 개수만큼 상기 클램프 수단(300)을 제어하여 반복 동작하게 하는 제어기;를 포함하되,
상기 클램프 수단(300)은, 이웃한 두 개의 컨베이어(100) 사이에 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 아래에서 프로파일(P)의 이동 방향으로 움직일 수 있게 장착한 제1 액추에이터(310); 상기 제1 액추에이터(310)끝에 제2 액추에이터(321)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 위로 돌출하여 프로파일(P)의 윗면에 밀착하게 하는 제1 클램퍼(320); 및 상기 제1 액추에이터(310) 끝에 제3 액추에이터(331)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)의 아랫면에 밀착하게 하는 제2 클램퍼(330);를 포함하고, 상기 제어기는, 컨베이어(100) 위에 차례로 놓여 폭 방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 상태가 되도록 여러 개의 프로파일(P1~P7)에서 입력받은 프로파일(P) 개수만큼 옮길 수 있도록 아래 과정을 반복하되,
(1) 상기 클램프 수단(300)을 통해 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동한 첫 번째 프로파일(P1)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이송
(2) 상기 클램프 수단(300)이 되돌아오게 하면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 두 번째 프로파일(P2)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 첫 번째 프로파일(P1)이 제2스토퍼(120)에 걸리게 이동
(3) 상기 클램프 수단(300)을 이용하여 제1스토퍼(110)에 걸린 두 번째 프로파일(P2)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이동시킨 다음 다시 원래 위치로 되돌아가면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 세 번째 프로파일(P3)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 두 번째 프로파일(P2)이 첫 번째 프로파일(P)과 밀착하게 이동시켜 주는 것을 특징으로 하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치“를 기재하고 있습니다.
한편, A기업은 위 특허발명과 아래와 같이 유사한 제품을 2016. 거래처에 납품한 사실이 있었습니다.
(2) B기업의 제품
B기업 제품은 아래와 같이 크게 프로파일을 컨베이어(10) 측의 전방으로부터 롤러(30) 측의 후방으로 이송하면서, 정해진 개수의 프로파일을 롤러(30) 측으로 이동시키고 정렬하여 한번에 정렬할 수 있도록 컨베이어(10), 슬라이딩바(20), 롤러(30), 수평이동장치(40), 클램프(50), 승강장치(60) 및 상기 클램프를 제어하는 제어기로 이루어집니다.
3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결
(1) 사건의 쟁점
이번 사건에서는 크게 두 가지의 쟁점이 있었습니다. 첫 번째 쟁점은 A기업이 출원 이전에 유사 제품을 판매했는지 여부와 판매한 제품과 특허 내용이 일치하는지 여부이고, 두 번째 쟁점은 B기업의 제품이 A기업의 특허와 ‘컨베이어’, ‘클램프수단’, ‘제어기’에 있어서 차이가 있지만 단순한 설계변경 수준에 지나지 않아 권리범위에 속하는지 여부였습니다.
(2) 당사자들의 주장
첫 번째 쟁점에 있어서, A기업은 B기업이 특허발명이 출원이전에 판매되었음을 증명하기 위하여 제출한 견적서, 계약서 등에 대하여 자신들은 알지 못하는 자료라고 주장한 반면, B기업은 해당 자료들은 모두 A기업이 거래처인 C기업에 제품 판매를 위하여 제공한 견적서, 계약서이므로 이들 서류들을 부지하는 A기업의 주장은 타당하지 못하다고 반박하였습니다.
두 번째 쟁점에 있어서, A기업은 구성에 있어서 자신들의 특허와 B기업 제품은 일부 구성에 있어서 차이가 있긴 하지만 사소한 설계변경에 지나지 아니하고, 효과에 있어서 B기업 제품은 설계변경으로 인해 오히려 자신들의 특허발명보다 다소 떨어지게 되었다고 주장한 반면, B기업은 구성에 있어서의 차이는 발명의 본질적인 부분에 해당하고 효과에 있어서 열악한 효과를 가진다는 주장에 동의할 수 없지만 만약 A기업의 주장이 사실이라면 동등한 작용효과가 있을 때 균등한 발명으로 인정되어 권리범위에 속하게 되는 균등론의 법리에도 반하므로 오히려 A기업의 주장은 B기업 제품이 자신들의 특허를 침해하지 아니하였다라고 자인하는 것과 마찬가지라고 반박하였습니다.
(3) 특허심판원의 심결
특허심판원은 2가지 쟁점 가운데, 두 번째 쟁점에 대해서는 아무런 판단을 하지 아니한 채 첫 번째 쟁점에 대해서만 판단하였는데, B기업이 제출한 증거를 바탕으로 A기업이 출원 이전에 거래처에 제품을 납품했다는 사실을 인정한 뒤에 해당 제품과 특허발명을 대비하면서 해당 제품이 특허발명과 기술적 구성에 있어서 동일하므로 신규성이 부정된다라고 설시하였습니다.
4. 본 판결의 의의
이번 사건은, A기업이 출원이전에 무심코 납품했던 제품 때문에 특허가 무효가 된 사건입니다. 흔히, 출원이전에 제품을 판매하는 행위를 출원 전 공지행위라고 하고, 특허권자 스스로 공지행위를 하는 행위를 ‘자기공지행위’라고 하며, 자기 공지에 의해서도 특허권이 무효가 될 수 있음을 다시 한번 확인해 주는 심결입니다.
출원 전 자기공지행위를 했다고 하더라도, 특허출원시에 자기 공지 사실을 특허출원서에 기재하고 관련 증거를 제출하는 경우에는, 자기 공지에 의한 무효를 면할 수 있도록 제도적 장치가 마련되어 있고, 이를 ‘신규성 상실의 예외’라고 합니다. 이런 제도적 장치를 잘 이용한다면 사소한 실수로 인한 특허의 무효를 피할 수 있으므로, 특허권자는 이 점을 잘 살펴야 할 것이고, 상대방입장에서는 특허의 무효를 다툴 때 특허권자의 출원전 실시 여부를 사전에 살펴보는 것이 도움이 될 것으로 보입니다.
