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1) (주) 대진애드 '회전식 광고기구' 특허분쟁
(1) 사건의 개요
피고 대진애드는 광고물 제작 및 광고 대행업을 주된 목적으로 하는 회사로서, 1998. 12. 경부터 고정된 축에 내틀을 가진 氣球를 회전시키는 핸드폰 형상의 廣告氣球(이하, '대진애드 氣球'라 함) 2대를 제작한 후 이를 서울 영등포와 서울 강남구 신사동에 각 설치하여 한솔피씨에스(주)에 임대하여 왔다.
원고는 실용신안등록 제87693호 '回轉式 廣告氣球'(이하, '원고 고안'라 함)에 대한 실용신안권을 가지고 있는 자로서, 대진애드를 상대로 1999. 5. 서울지방법원 서부지원에 실용신안권 침해로 인한 손해배상 청구 소송을 제기하였다.
(2) 당사자들의 주장 및 진행경과
원고는 대진애드 氣球는 자신의 고안과 핵심적 기술 사상 및 목적이 동일하고 고정틀, 기계받침틀, 동체회전틀, 동체부 등 자신의 필수구성요소를 모방하고 있어서 자신의 고안과 균등관계, 이용관계 내지 불완전이용관계가 성립되므로 자신의 실용신안권을 침해하고 있다고 주장하였다.
이에 본 대리인과 자매 법무법인은 대진애드 氣球에는 회전축, 회전판, 고정대, 지지틀체 등과 같은 원고의 고안의 필수적 구성요소들이 존재하지 아니하거나 위 원고 고안의 구성요소와는 상이한 구조의 구성요소들로 이루어져 있고 구성요소들의 유기적 결합관계가 원고 고안과 다르다고 다투었다.
원고는 자신의 주장을 입증하기 위하여 법원에 감정을 신청하여 자신에게 유리한 감정 결과를 받았다.
위 감정결과의 객관성에 심각한 의문을 가지게 된 본 대리인은 특허심판원에 대진애드 氣球는 원고 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 권리범위확인심판을 청구함과 동시에 부수적으로 원고 고안의 등록 무효를 구하는 등록무효심판을 청구하였고, 결국 특허심판원과 특허법원으로부터 대진애드 氣球가 원고 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 판단을 받아서 이를 법원에 제출하였다.
또한 본 법인은 대진애드 氣球의 핵심적 기술에 대하여 실용신안등록을 받아 법원에 제출하였으며, 감정인 H대 윤 모 교수에 의한 감정이 매우 편파적이었다는 사실에 주목하고 감정인과의 2차례의 면담과 조사를 통해 원고와 감정인간에 모종의 유착관계가 있음을 밝혀내어 감정인 기피신청을 하면서 감정결과의 신빙성을 탄핵하였다.
(3) 법원의 판단
특허법원 및 서울지방법원 서부지원은 2001. 11. 8. 자로 대진애드 氣球에는 원고 고안의 고정틀, 동체회전틀, 기계받침틀, 동체부 등의 구성이 일부 존재하지만 구성요소에 있어 상당부분 차이가 있어 대진애드 氣球가 원고 고안의 균등고안, 이용고안 내지 불완전 이용고안임을 전제로 한 원고 주장은 이유 없다고 판시하면서 원고의 청구를 기각하였다.
(4) 본건 판결의 의의
본건 판결은 침해라고 주장되는 제품에 '전체적인 구조변경'이 있으면 치환이 자명하지 아니한 것으로 간주되어 균등상의 침해가 성립되지 아니하며, 또한 '전체적인 구조변경'사항이 등록실용신안의 명세서 내지 도면에 개시 및 암시되어 있지 아니하면 치환자명성이 부정되어 균등상의 침해가 성립되지 아니한다고 판시함으로써 치환자명성의 새로운 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있고, 또한 불완전 이용은 구성요소의 치환이 아니라 구성요소의 의도적인 생략에 의해 발생되므로 구성요소의 치환의 경우에는 불완전이용의 문제가 발생되지 아니한다라고 판시함으로서 불완전 이용의 의미를 명백히 했다는 점에 의의가 있다.
또한, 이 사건은 대진애드에 대한 불리한 감정결과를 특허심판원과 특허법원의 판단과 대진애드 氣球의 핵심적 기술을 실용신안등록받음으로써 극복하고 마침내 승소판결을 받을 수 있었던 의미있는 사례이다.
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