1. 사건의 개요

독일에 주소를 둔 독일기업이 한국에서 유압식 액추에이터 시스템을 판매하다가, 2019년 경에 해당 유압식 액추에이터 시스템에 대한 특허권을 보유한 한국기업으로부터 독일기업이 자신들의 특허권을 침해했다는 권리범위 확인소송을 제기 당했고, 이에 독일기업은 문제의 특허권에 대하여 무효소송을 제기한 사안에서, 저희 사무소는 독일기업을 대리하여 무효소송을 포함한 일체의 소송을 대리하였으며, 2021년 경 문제 특허의 권리범위를 대폭 축소시키는 특허심판원의 심결에 이어 더 나아가 특허법원에서는 무효판결을 받아내었습니다.

해당 사건은, 국내에서 특허출원한지 이미 15년이 지난 특허를 그 보다 3년 앞서 국내에서 개최된 전시회의 전시사실, 비슷한 시기에 유사한 제품을 해외로 수출했던 사실을 근거로 무효로 시켰다는 점에서 시사하는 점이 많습니다.

2. 사실관계 및 사건의 경위

(1) 한국 기업의 특허내용

한국 기업은, 국내에서 유압식 조작기 시스템을 제조판매하는 회사인데, 상/하수도 등에서 광범위하게 사용되고 있는 밸브를 자동으로 개폐하던 시스템이 정전이나 부품 고장으로 인해 정상작동이 불가하여 밸브의 개폐가 불가능해졌을 때, 수동으로 밸브를 개폐할 수 있는 유압식 조작기 시스템을 발명하여 2005년 경에 한국에서 특허출원을 하고, 독점적으로 시장에 제품을 납품해 왔습니다. 해당 제품은 육상이나 해양에 모두 사용되는 제품이지만, 한국 기업이 차지하던 시장은 육상에 국한되어 있었습니다.

(2) 독일 기업의 한국 내 판매사실

독일 기업은, 위 특허와 유사한 제품을 문제의 특허 이전부터 ‘해양’ 기술에 적용하여 오다가 ‘육상’으로 시장을 확장하면서 국내에 제품을 판매하기 시작하였습니다.

(3) 한국 기업의 특허침해 주장, 권리범위 확인소송 제기 vs 독일기업의 무효소송 제기

이에 한국기업은 독일기업이 자신들의 특허권을 동일하게 침해하였다고 주장하면서 권리범위 확인소송을 제기하였고, 독일기업은 특허권의 원천무효를 주장하면서 무효소송을 제기하였습니다.

3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결

(1) 당사자들의 주장
한국기업의 주장

​​​​​​​한국기업은, 독일기업의 제품이, 자신들의 특허의 핵심구성인 수동개폐장치(8)가 유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71) 사이에 설치되어 있어서, 유압 파워펙이 작동할 수 없는 비상상황에서 밸브의 수동 개폐가 수동개폐장치(8)에 의해 이루어질 수 있어서, 자신들의 특허권을 침해하고 있다고 주장하였습니다.

​​​​​​​또한, 독일기업의 제품이 전시되었던 2002년 전시회에서는 제품 사진만 전시되었을 뿐 그 내부 유압회로는 공개되지 아니하였기 때문에, 독일기업의 전시 제품이 선행기술이 될 수 없다거나, 독일기업이 해외에 수출하면서 해외구매자측에 제공했던 도면자료를 메뉴얼로 볼 수 없다는 등의 주장을 하였습니다.

독일기업의 주장

한국기업이 주장하는 수동개폐장치를 유압식 조작기와 유압 파워펙 사이에 설치하는 기술적 사상은, 문제의 특허가 출원되기 이전인 2002년 경부터 국내외 전시회를 통해 공지되었고, 나아가 독일기업이 한국에서 해외로 수출한 제품에도 동일하게 반영되어 있었을 뿐만 아니라 해당 제품을 수출하면서 제공된 메뉴얼에도 상세하게 기술되어 있으므로, 문제의 특허는 이미 출원이전에 국내에서 공지되거나, 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일하거나, 이들로부터 용이하게 발명할 수 있어서 무효라고 주장하였습니다.


(2) 한국기업의 특허정정

한국기업은, 심판과정에서 권리범위를 큰 폭으로 축소하는 정정을 2차례에 걸쳐 청구하면서, 정정된 발명은 평상시에도 오일이 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 수동개폐장치의 유로에 차 있어 비상시 수동작동이 효율적으로 이루어지는 효과를 가진다고 항변하면서, 독일기업이 해외에 수출하거나 전시했던 제품과는 상이하다고 주장하였습니다. 정정전후의 청구항은 아래와 같습니다.

정정청구전 청구항

유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71)으로 구성된 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템에 있어서, 밸브의 개폐 작업을 수동으로 수행할 수 있는 수동 개폐 장치(8)가 구비되어 있으며, 상기 수동 개폐 장치(8)는 유압식 조작기(3) 또는 유압파워펙(52 또는 71)에 선택적으로 설치됨을 특징으로 하는 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템.

최종 정정된 청구항

유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71)으로 구성된 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템에 있어서, 밸브의 개폐 작업을 수동으로 수행할 수 있는 수동 개폐 장치(8)가 구비되어 있으며, 상기 수동 개폐 장치(8)는 유압 파워펙(52 또는 71)에 설치되고,

상기 수동 개폐 장치(8)는 선택 스위치부(81)와, 수동에 의하여 작동유의 펌핑 작업을 수행할 수 있는 펌핑부(82)와, 유로의 방향을 바꾸어 줄 수 있는 방향제어부(83)로 구성되며, 상기 수동 개폐 장치(8)의 유로는 상기 유압 파워펙(52 또는 71)의 오일 탱크(713)에 있는 작동유가 선택 스위치부(81), 펌핑부(82) 및 방향제어부(83)를 순차로 경유하여 통과할 수 있도록 형성되며,

상기 수동 개폐 장치(8)는 그 유로가 상기 유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71) 사이를 직렬적으로 연결하고, 이에 따라 수동 작동시에 선택 스위치부(81)가 작동하여 유압 파워펙(52 또는 71)의 오일 탱크(713)에 연결된 유로(A5,B5)와 상기 펌핑부(82)가 연결되어, 상기 오일 탱크(713)의 오일을 이용하여 유압식 조작기(3)의 밸브(2)를 개폐할 수 있도록 구성됨을 특징으로 하는 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템.

(3) 특허심판원의 판단

특허심판원은, 한국기업의 주장을 받아들여 한국기업의 정정된 특허는 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로, 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수할 것이다라고 하면서 정정된 특허의 진보성을 인정하였습니다.

결국, 이 심결로 인해 독일기업의 제품은 한국기업의 정정 특허를 침해하지 않는다는 사실이 확인되었다는 점에서는 의미가 있는 심결이었지만, 특허심판원이 인정한 정정 특허의 효과는 최초 명세서에 기재되지 않은 효과이기 때문에 한국기업측에서 입증을 했어야 함에도 불구하고, 한국기업이 입증책임을 다하지 못했는데도 특허심판원이 자의적으로 이를 인정했다는 위법성 논란, 한국기업의 정정청구가 법에서 규정하는 정정의 범위 일탈에 관한 논란과 같은 법리적인 논쟁은 차지 하더라도 제품 판매에는 아무런 문제가 없지만 문제의 특허가 유효하게 살아있을 경우 미래에 번거로운 문제가 생길 수 있다는 우려속에 해당 특허를 최종적으로 무효를 시켜야 한다는 독일기업의 요구가 있어서 특허심판원 심결에 불복하여 특허법원에 제소하기로 결정하였습니다.

4. 특허법원에서의 사건의 경과 및 판결

(1) 당사자들의 주장

한국기업은 원심절차에서와 마찬가지로, 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수하다는 주장을 되풀이 하였습니다.

이에 독일기업은, 한국기업이 주장하는 효과는 명세서에 기재되지 않은 효과이기 때문에, 입증책임을 부담하는 한국기업측에서 이를 증명해야 한다고 반박하였습니다. 또한, 한국특허의 핵심은 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 있는 것이지 평상시의 시스템의 작동구성에 있는 것이 아니므로 이 사건 심리는 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 집중하여 이루어져야 한다고 주장하였습니다.

(2) 특허법원의 판단

법원은 한국기업의 특허와 독일기업의 제품은 평상시, 비상시 오일의 유동경로에 있어서 차이가 있다는 점을 인정한 뒤에 한국기업의 정정특허의 핵심은 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 있다고 할 수 있으므로 ‘비상시’ 수동개페장치의 작동을 비교해 보면 양자 모두 작동원리와 효과에 있어서 차이가 없다고 판단하였습니다.

나아가 법원은, 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수하다는 한국 기업의 주장은,명세서에 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라 이를 인정할 만한 근거도 없으므로 받아들일 수 없다고 판시하였습니다.

5. 본 판결의 의의


(1) ‘청구범위’ 중요성


특허의 침해 여부, 무효 여부를 결정하는 가장 중요한 요소를 하나 뽑아라고 한다면 망설이지 않고 청구범위라고 말할 수 있습니다. 이번 판결은, 이런 지극히 상식적인 사실을 다시 한번 확인해 주었다는 점에서 의미가 있습니다. 이번 사건에서 쟁점이 되었던 청구범위에 기재된 ‘수동개페장치의 유로’, ‘직렬연결’의 의미를 어떻게 해석할 것인가를 두고 공방이 있었을 때, 결국 청구범위에 기재된 사항만으로 청구범위 해석에 무리가 없다면 상세한 설명의 기재로 청구범위를 제한해석해서는 안된다는 대법원 판례의 일관된 입장으로 돌아가 청구범위의 기재만으로 발명을 해석해야 한다는 저희 측 주장이 특허법원에 의해 받아들여졌다는 점은 청구범위의 중요성을 다시 한번 되새기게 합니다.

(2) 상세한 설명의 ‘목적’, ‘효과’의 기재

한국기업은 특허를 살리기 위해서 명세서에 기재되지 않은 효과를 주장하였습니다. 이런 주장이 유효하기 위해서는 해당 효과가 자명한 효과인지 여부를 주장하는 측에서 증명해야 합니다. 그런데, 한국기업은, 이런 효과를 주장하면서 아무런 근거를 제시하지 못했기 때문에, 법원에서 그런 주장이 배척되었던 겁니다. 이 지점에서 여러가지 시사점을 찾을 수 있습니다.

먼저 명세서를 작성할 때 가능하면 많은 효과를 기재하는 것이 바람직합니다. 통상, 명세서를 작성하다보면 목적과 효과를 간략하게 적는 경향들이 있는데 주의해야 할 점입니다. 만약 이 사건에서 한국기업이 자신들이 주장했던 효과를 명세서에 기재해 두었다면 다른 결론을 기대해 볼 만한 일말의 여지는 있지 않았을까라는 생각을 해 봅니다.

이어서 부득이 명세서에 기재되지 않은 효과를 주장할 경우에는 해당 효과를 증명하는 증거를 제출해야 합니다. 예를 들면 해당 효과를 직접적으로 시사하거나 아니면 간접적으로 암시하는 내용이 기술된 전문서적, 논문, 기사, 매거진 등이 증거로 활용될 수도 있고, 더 나아가 해당 기술분야의 전문가의 증언, 감정 등도 생각해 볼 수 있습니다.

(3) 공지사실의 증명에 필요한 증거의 확보

이번 사건은, 독일기업이 공지시킨 선행기술 때문에 특허가 무효가 되었던 사건입니다. 최초 공지시점 기준, 무려 18년이 지나 명백한 증거가 부족한 상황에서 도면, 이메일 교신기록, 송금내역을 근거로 선행기술을 증명했다는 점에서 의미가 있습니다. 따라서, 타인의 특허권을 침해하여 침해주장을 제기 당한 기업측에서는 본인들이 과거 실시했던 기술가운데 특허와 비슷한 기술, 아니면 동종 업계에서 유사한 기술이 있었는지를 살펴본 다음, 그런 사실을 증명하는 직접증거가 소멸되고 없다면, 간접적으로라도 증명할 수 있는 간접증거들을 찾아보는 것도 도움이 될 것으로 보입니다.

1. 사건의 개요

A기업은, 대한민국 특허등록 제10-2023303호(2019. 2. 20. 출원, 2019. 9. 11. 등록) “자동절단기용 프로파일 투입장치”에 대한 특허권을 가진 기업이며, B기업은 특허발명과 유사한 제품을 자체 개발하여 판매하는 기업인데 A기업은 B기업이 국내에서 유사한 제품을 제조판매하자 B기업의 제품이 자신들의 특허권의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 권리범위 확인심판을 청구하였습니다. 이에, 저희 사무소는 B기업을 대리하여 이 사건을 수행하였으며, 특허심판원으로부터 B기업의 제품은 A기업의 특허권의 범위에 속하지 않는다라는 심결을 받은 뒤, B기업은 자유롭게 관련 제품을 판매할 수 있었던 사건입니다.

2. 사실관계

(1) A기업의 특허내용, A기업의 출원전 제품 판매

A기업 특허는, “자동절단기용 프로파일 투입 장치”에 관한 것으로, 특히 창호용 프로파일과 같이 폭 방향으로 밀착하게 이송하면 이웃한 두 개의 프로파일 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일도 원하는 개수만큼 자동절단기에 공급하게 하여 자동절단기에서 한 번에 절단할 수 있도록 투입할 수 있게 한 것을 해결하고자 하는 것”을 기술적 과제로 하고, 나아가 청구범위 제1항에는,

   “폭 방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일(P을 미리 입력받은 개수만큼 폭 방향으로 이송하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치에서, 프로파일(P)을 연속해서 이송하게 하되, 길이 중간 부분에 제1스토퍼(110)를 갖추고, 프로파일(P)이 이동하는 앞쪽에는 제2스토퍼(120)를 갖추되, 상기 제1 및 제2스토퍼(110, 120) 사이에 놓인 프로파일(P)을 한 번에 자동절단기(C)로 자를 수 있게 보조 컨베이어(100')를 포함하는 적어도 두 개의 컨베이어(100); 상기 제1스토퍼(110)에 걸린 프로파일(P)을 상기 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이로 옮겨주는 클램프 수단(300); 및 입력받은 프로파일(P)의 개수만큼 상기 클램프 수단(300)을 제어하여 반복 동작하게 하는 제어기;를 포함하되,

   상기 클램프 수단(300)은, 이웃한 두 개의 컨베이어(100) 사이에 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 아래에서 프로파일(P)의 이동 방향으로 움직일 수 있게 장착한 제1 액추에이터(310); 상기 제1 액추에이터(310)끝에 제2 액추에이터(321)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 위로 돌출하여 프로파일(P)의 윗면에 밀착하게 하는 제1 클램퍼(320); 및 상기 제1 액추에이터(310) 끝에 제3 액추에이터(331)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)의 아랫면에 밀착하게 하는 제2 클램퍼(330);를 포함하고, 상기 제어기는, 컨베이어(100) 위에 차례로 놓여 폭 방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 상태가 되도록 여러 개의 프로파일(P1~P7)에서 입력받은 프로파일(P) 개수만큼 옮길 수 있도록 아래 과정을 반복하되,

(1) 상기 클램프 수단(300)을 통해 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동한 첫 번째 프로파일(P1)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이송

(2) 상기 클램프 수단(300)이 되돌아오게 하면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 두 번째 프로파일(P2)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 첫 번째 프로파일(P1)이 제2스토퍼(120)에 걸리게 이동

(3) 상기 클램프 수단(300)을 이용하여 제1스토퍼(110)에 걸린 두 번째 프로파일(P2)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이동시킨 다음 다시 원래 위치로 되돌아가면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 세 번째 프로파일(P3)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 두 번째 프로파일(P2)이 첫 번째 프로파일(P)과 밀착하게 이동시켜 주는 것을 특징으로 하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치“를 기재하고 있습니다.

한편, A기업은 위 특허발명과 아래와 같이 유사한 제품을 2016. 거래처에 납품한 사실이 있었습니다.

​(2) B기업의 제품

B기업 제품은 아래와 같이 크게 프로파일을 컨베이어(10) 측의 전방으로부터 롤러(30) 측의 후방으로 이송하면서, 정해진 개수의 프로파일을 롤러(30) 측으로 이동시키고 정렬하여 한번에 정렬할 수 있도록 컨베이어(10), 슬라이딩바(20), 롤러(30), 수평이동장치(40), 클램프(50), 승강장치(60) 및 상기 클램프를 제어하는 제어기로 이루어집니다.

3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결

​​​​

​​​​(1) 사건의 쟁점

​

이번 사건에서는 크게 두 가지의 쟁점이 있었습니다. 첫 번째 쟁점은 A기업이 출원 이전에 유사 제품을 판매했는지 여부와 판매한 제품과 특허 내용이 일치하는지 여부이고, 두 번째 쟁점은 B기업의 제품이 A기업의 특허와 ‘컨베이어’, ‘클램프수단’, ‘제어기’에 있어서 차이가 있지만 단순한 설계변경 수준에 지나지 않아 권리범위에 속하는지 여부였습니다.

​

(2) 당사자들의 주장

​

첫 번째 쟁점에 있어서, A기업은 B기업이 특허발명이 출원이전에 판매되었음을 증명하기 위하여 제출한 견적서, 계약서 등에 대하여 자신들은 알지 못하는 자료라고 주장한 반면, B기업은 해당 자료들은 모두 A기업이 거래처인 C기업에 제품 판매를 위하여 제공한 견적서, 계약서이므로 이들 서류들을 부지하는 A기업의 주장은 타당하지 못하다고 반박하였습니다.

​

두 번째 쟁점에 있어서, A기업은 구성에 있어서 자신들의 특허와 B기업 제품은 일부 구성에 있어서 차이가 있긴 하지만 사소한 설계변경에 지나지 아니하고, 효과에 있어서 B기업 제품은 설계변경으로 인해 오히려 자신들의 특허발명보다 다소 떨어지게 되었다고 주장한 반면, B기업은 구성에 있어서의 차이는 발명의 본질적인 부분에 해당하고 효과에 있어서 열악한 효과를 가진다는 주장에 동의할 수 없지만 만약 A기업의 주장이 사실이라면 동등한 작용효과가 있을 때 균등한 발명으로 인정되어 권리범위에 속하게 되는 균등론의 법리에도 반하므로 오히려 A기업의 주장은 B기업 제품이 자신들의 특허를 침해하지 아니하였다라고 자인하는 것과 마찬가지라고 반박하였습니다.

​

(3) 특허심판원의 심결

​

특허심판원은 2가지 쟁점 가운데, 두 번째 쟁점에 대해서는 아무런 판단을 하지 아니한 채 첫 번째 쟁점에 대해서만 판단하였는데, B기업이 제출한 증거를 바탕으로 A기업이 출원 이전에 거래처에 제품을 납품했다는 사실을 인정한 뒤에 해당 제품과 특허발명을 대비하면서 해당 제품이 특허발명과 기술적 구성에 있어서 동일하므로 신규성이 부정된다라고 설시하였습니다.

4. 본 판결의 의의

이번 사건은, A기업이 출원이전에 무심코 납품했던 제품 때문에 특허가 무효가 된 사건입니다. 흔히, 출원이전에 제품을 판매하는 행위를 출원 전 공지행위라고 하고, 특허권자 스스로 공지행위를 하는 행위를 ‘자기공지행위’라고 하며, 자기 공지에 의해서도 특허권이 무효가 될 수 있음을 다시 한번 확인해 주는 심결입니다.

출원 전 자기공지행위를 했다고 하더라도, 특허출원시에 자기 공지 사실을 특허출원서에 기재하고 관련 증거를 제출하는 경우에는, 자기 공지에 의한 무효를 면할 수 있도록 제도적 장치가 마련되어 있고, 이를 ‘신규성 상실의 예외’라고 합니다. 이런 제도적 장치를 잘 이용한다면 사소한 실수로 인한 특허의 무효를 피할 수 있으므로, 특허권자는 이 점을 잘 살펴야 할 것이고, 상대방입장에서는 특허의 무효를 다툴 때 특허권자의 출원전 실시 여부를 사전에 살펴보는 것이 도움이 될 것으로 보입니다.

⊙ 사건의 개요
피고는 광고물 제작 및 광고 대행업을 주된 목적으로 하는 회사로서, 1998. 12. 경부터 고정된 축에 내틀을 가진 氣球를 회전시키는 핸드폰 형상의 廣告氣球(이하, ‘대진애드 氣球’라 함) 2대를 제작한 후 이를 서울 영등포와 서울 강남구 신사동에 각 설치하여 한솔피씨에스(주)에 임대하여 왔는데, 원고는 실용신안등록 제87693호 “回轉式 廣告氣球”(이하, ‘원고 고안’라 함)에 대한 실용신안권을 가지고 있는 자로서, 대진애드를 상대로 1999. 5. 서울지방법원 서부지원에 실용신안권 침해로 인한 손해배상 청구 소송을 제기하였습니다. 

⊙ 당사자들의 주장 및 진행경과
원고는 피고 氣球는 자신의 고안과 핵심적 기술 사상 및 목적이 동일하고 고정틀, 기계받침틀, 동체회전틀, 동체부 등 자신의 필수구성요소를 모방하고 있어서 자신의 고안과 균등관계, 이용관계 내지 불완전이용관계가 성립되므로 자신의 실용신안권을 침해하고 있다고 주장하였고

이에 원고는 氣球에는 회전축, 회전판, 고정대, 지지틀체 등과 같은 원고의 고안의 필수적 구성요소들이 존재하지 아니하거나 위 원고 고안의 구성요소와는 상이한 구조의 구성요소들로 이루어져 있고 구성요소들의 유기적 결합관계가 원고 고안과 다르다고 다투었습니다.

원고는 자신의 주장을 입증하기 위하여 법원에 감정을 신청하여 자신에게 유리한 감정 결과를 받았습니다.

위 감정결과의 객관성에 심각한 의문을 가지게 된 본 대리인은 특허심판원에 대진애드 氣球는 원고 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 권리범위확인심판을 청구함과 동시에 부수적으로 원고 고안의 등록 무효를 구하는 등록무효심판을 청구하였고, 결국 특허심판원과 특허법원으로부터 대진애드 氣球가 원고 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 판단을 받아서 이를 법원에 제출하였습니다. 또한 대진애드 氣球의 핵심적 기술에 대하여 실용신안등록을 받아 법원에 제출하였으며, 감정인 H대 윤 모 교수에 의한 감정이 매우 편파적이었다는 사실에 주목하고 감정인과의 2차례의 면담과 조사를 통해 원고와 감정인간에 모종의 유착관계가 있음을 밝혀내어 감정인 기피신청을 하면서 감정결과의 신빙성을 탄핵하였습니다.

⊙ 법원의 판단
특허법원 및 서울지방법원 서부지원은 2001. 11. 8. 자로 대진애드 氣球에는 원고 고안의 고정틀, 동체회전틀, 기계받침틀, 동체부 등의 구성이 일부 존재하지만 구성요소에 있어 상당부분 차이가 있어 대진애드 氣球가 원고 고안의 균등고안, 이용고안 내지 불완전 이용고안임을 전제로 한 원고 주장은 이유 없다고 판시하면서 원고의 청구를 기각하였습니다.

⊙ 본건 판결의 의의
본건 판결은 침해라고 주장되는 제품에 ‘전체적인 구조변경’이 있으면 치환이 자명하지 아니한 것으로 간주되어 균등상의 침해가 성립되지 아니하며, 또한 ‘전체적인 구조변경’사항이 등록실용신안의 명세서 내지 도면에 개시 및 암시되어 있지 아니하면 치환자명성이 부정되어 균등상의 침해가 성립되지 아니한다고 판시함으로써 치환자명성의 새로운 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있고, 또한 불완전 이용은 구성요소의 치환이 아니라 구성요소의 의도적인 생략에 의해 발생되므로 구성요소의 치환의 경우에는 불완전이용의 문제가 발생되지 아니한다라고 판시함으로서 불완전 이용의 의미를 명백히 했다는 점에 의의가 있습니다.

국내 모기업은 질병, 사고, 노령화 등으로 인해 손상된 자연무릎의 기능을 구현할 수 있는 인공 슬관절에 대한 특허맵 작성을 의뢰하였습니다. 당 사무소는 전 세계 인공 슬관절 관련 특허를 조사하고 정량적으로 분석하여, 인공 슬관절의 기구학적 구조, 재질, 표면 처리 과정 등에 관한 기술개발 동향을 종합적으로 파악할 수 있도록 지원했습니다.

본 특허맵은 전세계 기술개발 동향과 주요 출원인의 기술개발 현황을 시각적으로 정리하여, 기업이 기술개발 전략을 수립하고 경쟁사의 기술 추이를 분석하는 데 중요한 참고자료로 활용되었습니다. 이를 통해 모기업은 신기술 개발 방향을 설정하고, 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 정보를 제공받았습니다.

이 특허맵은 인공 슬관절 분야의 최신 기술과 경쟁 구도를 한눈에 파악할 수 있도록 도와주며, 기업의 기술 리더십 확보와 혁신 전략 수립에 기여한 사례입니다.

A사는 특허출원을 기초로 실용신안출원으로 이중출원되어 기술평가절차까지 통과한 실용신안등록 제223508호 “관이음쇠”를 등록받아 이를 기화로 조달청에 자신의 제품을 우수제품으로 등록한 자이며, ㈜하이스텐은 A사의 제품과 유사한 제품을 조달청에 우수제품으로 등록하고자 하였으나 A사의 실용신안권 때문에 우수제품 등록을 받을 수 없었습니다. 참고로, 실용실안권이나 특허권이 있는 제품은 가산점을 부여받기 때문에, 그렇지 않은 경우에 비해 우수제품등록에서 매우 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

이에, 국내 모기업 A사의 실용신안권은 이미 일본에서 공지된 기술이므로 실용신안 등록된 것이 부당하다고 주장하였고, 이에 당소는 유사한 기술을 검색하였지만 유사한 기술이 나타나지 않았습니다. 그러나 당소는 ‘관이음쇠’ 분야의 기술발전 동향을 파악하고 A사의 실용신안권은 지금으로부터 30년 이전의 기술일 가능성이 매우 높다고 판단 내렸습니다. 그리고 일본에서 30년에서 20년 이전의 기술을 차근차근 검색하였고, 마침내 동일한 선행기술을 다수 발견하고 이를 근거로 무효심판을 제기하여 A사의 실용신안권을 소멸시킬 수 있었습니다.

국내 모기업은 캐나다 온나리오에 소재한 이노베이션 파운데이션의 미국특허 제534457호 “다공성 표면의 임프란트(이하, ‘이노바 특허’이라 함)의 권리범위를 분석하고 이노바 특허를 침해하지 않는 범위내에서 ‘다공성표면을 가진 임프란트’(이하, ‘(가)호 제품’이라 함)를 개발할 수 있는 방안이 있는지 여부를 질의하였습니다.

당소는 한국의 특허법, 대법원 및 특허법원의 판례가 제시하는 기준에 근거하여 이노바특허의 권리범위를 분석하고, 나아가 (가)호 제품의 개발방향을 제시하였고, 특히 이노바특허의 권리범위를 분석함에 있어서는, 문언상의 침해여부, 불완전이용상의 침해여부, 균등상의 침해여부를 모두 검토하여 법률의견을 드렸습니다.

국내 모기업은 기존에 A사로부터 합금철을 구매해오던 중, 구매 경로를 B사로 변경하고자 하였습니다. 이때, A사는 자사의 특허권 침해를 이유로 법적 조치를 고려하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이에 모기업은 A사의 특허 주장에 대한 법률적 타당성을 검토해 줄 것을 요청하였습니다.

당 사무소는 A사의 특허 권리를 면밀히 분석한 결과, A사의 주장이 타당성을 갖고 있다는 결론을 도출하였습니다. 그러나, 만약 B사의 제품을 구매할 필요가 있다면, A사와의 법적 분쟁에서 기업의 책임을 최소화할 수 있는 방안에 대해 추가적인 법률 자문을 제공하였습니다. 이를 통해 모기업은 구매 전략을 재정비하고, 잠재적 분쟁에 대한 리스크를 최소화할 수 있었습니다.

이 사건은 특허권 관련 법적 분쟁에서 사전 법률 검토와 효과적인 대응 전략이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례로, 당 사무소는 이를 바탕으로 기업의 기술적, 법적 리스크를 종합적으로 관리하는 솔루션을 제공하고 있습니다.

Arthur D. Little Inc.와 C-QENTIAL HOLDINGS 간의 인수합병(M&A) 과정에서, 당 사무소는 양사의 특허권, 상표권, 저작권, 컴퓨터 프로그램 등 지적재산권(IP) 현황과 라이센싱 계약을 종합적으로 조사·분석하였습니다. 이 과정에서 각 회사가 보유한 지적재산권의 권리 상태를 철저히 검토하고, 지적재산권의 양도 및 양수에 관련된 모든 절차를 진행하였습니다.

특히, 당 사무소는 인수합병 과정에서 발생할 수 있는 지적재산권 분쟁의 가능성을 사전에 분석하고, 계약 조건에 반영하여 안전하고 효율적인 IP 거래가 이루어질 수 있도록 전반적인 법적 자문을 제공했습니다. 이 사건은 M&A에서 지적재산권의 정확한 분석과 관리가 기업의 미래 가치를 결정짓는 중요한 요소임을 보여준 사례로, 당 사무소는 이를 통해 고객의 지적재산권을 보호하고, 성공적인 거래를 이끌어냈습니다.