“코로나19” 전염병으로 인한 각국 특허청의 동향
유래 없는 전염병의 확산으로 법률에 의해 지정된 기간이나 절차를 준수하지 못할 우려가 현실화되고 있어, 전세계 특허청은 한시적인 조치를 취하고 있기에, 주요 국가의 동정을 알려드리고자 합니다 .
한국
한국 특허청은, 정상적인 업무가 이루어지고 있으며, 특허청장이 지정한 지정기간과 관련하여, 2020. 3. 31. 부터 2020. 4. 29. 까지 기간에 만료하는 기한은 2020. 4. 30. 까지 직권으로 연장하였습니다. 지정기간 추가 연장은 코로나 19영향 취지 기재시 승인이 가능합니다.
미국
미국 특허청은, 정상적인 업무가 이루어지고 있으며, 2020. 3. 27. 부터 2020. 4. 30. 까지 기간이 만료되는 기한은 2020. 4. 30. 까지로 연장하되 서류 제출시 “코로나 19로 인한 지연” 취지의 서면을 제출해야 합니다.
유럽
유럽특허청은, 정상적인 업무가 이루어지고 있으며, 2020. 4. 16.까지 만료되는 특허출원기한은 2020. 4. 17.로 연장되었으며, 2020. 4. 30. 까지 만료되는 상표디자인출원기한은 2020. 5. 1. 까지 연장되었습니다. 유럽특허출원 기한 만료전 10일 이내에 “코로나 19로 인한 기한 미준수” 취지의 서면을 증거와 함께 사태종료 후 5일 이내에 제출하고 그 증거가 소명된다면 기한내 제출한 것으로 간주됩니다. 그리고 구두변론은 모두 2020. 4. 17.까지 중단되고 대신에 화상회로 대체되었습니다.
일본
일본 특허청은, 정상적인 업무가 이루어지고 있으며, “코로나 19로 인한 지연”취지의 서면을 제출하면, 지정기간 미준수로 인한 피해를 구제해 주기로 결정했습니다. 법정기간 미준수에 대해서는 반드시 회복기간내에 코로나 19로 인한 미준수” 취지의 서면을 제출해야 합니다.
미국의 연방항소법원은 “의견서 기반 출원금반언의 원칙”이 암젠의 특허침해주장을 배척한다는 점에 동의하다.
1. 사건의 개요
암젠(Amgen Inc., and Amgen Manufacturing Ltd.)은 미국특허 8,273,707의 특허권자이며 해당 특허는 소수성 상호작용 크로마토그래피(“HIC")를 이용하여 단백질을 정화하는 방법에 관한 것이며, 오염물로부터 정화는 단백질이 치료법적으로 유용하도록 하는 것을 특징으로 한다.
그리고, 코히러스(Coherus)는 암젠 제품의 바이오시밀러 버전을 시판하기 위한 승인을 획득하기 위하여 단축 생물제제허가신청 (BLA)를 신청하였고, 해당 신청은, 코히러스의 제조과정이 암젠의 청구항의 소금 결합과 동일하지 않지만 소금결합을 이용하여 단백질을 정화하는데 사용되는 단계를 포함하고 있었다.
이에 암젠은 델라웨어 지방법원에 특허 침해 소송을 제기하였다.
미국의 연방항소법원은 암젠(Amgen)의 미국특허 8,273,707 특허침해 주장을 배척한 델라웨어 지방법원의 판결을 지지하는 의견을 2019년 피력하였다. 델라웨어 지방법원은, 코히러스(coherus)에 대한 암젠의 균등론에 기한 특허침해 주장은 의견서 기반 출원금반언의 원칙에 따라 허용되지 않는다고 판시하였다.
2. 출원경과와 법원의 판단
(1) 출원경과
출원심사과정에서, 미국 심사관은, 미국특허 5,231,178(“홀츠")와 비교하여 진보성이 없다고 반복적으로 거절하였는데, 암젠은 자신들의 특허는 청구된 소금의 특정 결합에 특징이 있으며 제시된 미국 선행특허는 자신들의 소금의 특정 조성을 시사하거나 암시하지 아니하므로 진보성이 있다고 주장하였다. 이와 같은 주장은 미국 심사관이 특허의 진보성을 인정하는 베이스가 되지 아니하였다.
또한, 추가적인 의견서를 통해, 암젠은, 선행특허는 전혀 동적 용량을 시사하지 않는 반면 자신들의 특허는 HIC 칼럼의 동적용량을 증가시킨다고 주장하였다. 그리고, 심사과정에 제출된 선언서에서, 발명자는 자신들의 특허에 기재된 특정 소금 결합은 선행특허에 비해 동적 용량을 포함하는 중요한 개선사항을 가져온다고 주장하였다. 이와 같은 주장은 미국 심사관이 특허의 진보성을 인정하는 베이스가 되었다.
(2) 법원의 판단
1) 지방법원은 첫째 암젠은 출원심사과정에서 주장하는 특정 소금 결합을 제외한 소금 결합을 분명하게 그리고 오해의 여지 없이(clearly and unmistakably) 포기하였고, 둘째 암젠은 코히러스에 의해 사용된 특정 소금 결합은 개시하고 청구하지 아니함으로서 공중에게 헌납하였으므로 암젠의 특허주장을 받아들일 수 없다고 판시하였고, 연방항소법원도 이를 인용하였다.
2) 출원금반언의 원칙은, 특허권자가 출원과정에서 청구항의 문언적 범위로부터 포기된 보호객체를 다시 권리범위에 포섭하기 위하여 균등론을 사용하는 것을 방지하고자 하는 것이다. 이 사건 항소 사건에서, 의견서 기반 금반언은, “특허심사관에게 의견서를 통해 청구범위를 포기함으로서” 발생하고 출원경과가 “분명하게 그리고 오해의 여지 없이 보호객체를 포기한 것“을 보여주는 곳에 존재한다. 여기서, 법원은, 암젠은 출원심사과정에서 청구되지 않은 소금결합을 분명하게 그리고 오해의 여지 없이 포기했다라고 지적했다.
3) 암젠은, 처음 출원심사과정의 의견서에서는, 자신들의 특허의 특정 소금 결합은 심사관이 제시한 선행특허에 시사되거나 암시되어 있지 아니하다라고 주장하였으며, 이어서 후속적인선언서에서도, 다른 것을 언급하지 않고 특정 소금 결합만을 반복적으로 언급했다. 특히, 암젠은, 이런 특정 소금 결합은 상업적 제조 비용 효율을 크게 개선한다라고 주장하였다. 경쟁자들은 암젠이 청구되지 않은 소금 결합을 포기하였다고 믿는 것이 합리적이다.
4) 암젠은, 심사과정에서 선행특허와 차별화되는 3가지 베이스 중 단 하나가 특정 소금 결합에 관한 것일 뿐이라고 주장하였지만, 그와 같은 주장은 법원의 판결에 영향을 주지 못했다. “특허출원인이 자신의 발명과 선행기술을 차별화하기 위한 다중 베이스를 설명할 경우에는, 그 선행기술이 다양한 근거의 조합에 기초를 두고 구분되지 않는 한, 각각의 의견이 개별적인 금반언을 형성한다”. 여기서, 암젠은, 선행기술과 차별화하는 주장된 근거의 조합에 해당하지 아니하므로, 이와 같은 주장도 이유가 없다.
5) 또한, 암젠은, 특허의 허여라는 결과를 가져오는데 기여한 의견서는 특정 소금결합을 언급하지 아니하고 있다고 주장하였는데, 법원은, “특허허여 직전에 제출된 의견서만이 출원금반언이 적용될 필요가 없으며, 청구항의 허여를 보장하는데 필요한지 여부와 관계 없이, 심사과정에서 특허성을 뒷받침하기 위해 사용된 명확한 주장은, 금반언을 형성한다. 암젠은 청구된 특정 소금 결합을 반복적으로 강조했고 포기된 보호객체를 다시 포섭할 수 없다”라고 판시했다.
이런 이유로, 법원은 출원금반언은 암젠이 균등론에 기초한 특허침해주장을 할 수 없게 하였고, 침해청구는 기각하였다.
3. 판례의 시사점
(1) 특허의 진보성과 무관한 주장을 하지 말자
먼저, 미국특허출원을 진행할 때, 통상 심사과정에서 제시된 선행기술과의 차별화를 꾀하기 위하여 출원인이 다양한 주장들을 하게 되는데, 이와 같은 주장들은, 선행기술과의 명확한 차별화를 통해 특허의 획득이라는 결과를 얻고자 하는 출원인의 의도에서 비롯된다. 하지만, 정작 특허는 출원인이 제시하는 다양한 차별점 가운데 어느 한 차별점에 의해 허여되는 경우가 있다. 이런 경우에, 특허의 진보성에 영향을 주지 못했던 차별점들은, 특허의 허여에 영향을 주지 못했음에도 불구하고 특허침해소송에서는 금반언을 발생시키는 좋지 않은 결과를 가져올 수 있다.
(2) 불분명하게 또는 오락가락하게 주장하자
위 판례는, 의견서에 분명하고 오해의 여지가 없게 선행기술과의 차별화를 주장한 경우에 금반언이 적용된다는 것이므로, 다양한 주장을 할 경우에는, 여러 의견서를 제출하는 과정에서 다소 모호하고 불분명한 모션을 취하는 것이 필요해 보인다.
(3) 청구항에 기재되지 않는 사항은 주장하지 말자
위 판례는, 청구항에 기재되지 않은 사항을 의견서를 통해 주장한 사례에 대한 판례이므로, 청구항에 기재하지 않은 사항을 차별점으로 주장하지 않는다면 위 판례에서 지적한 의견서 금반언은 문제될 것이 없다.
2019년 7월 9일부터 발생한 침해행위의 경우, 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하였다.
구체적으로, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금, 침해행위를 한 자의 재산상태, 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도를 고려하도록 하였다.
이전까지는 손해배상액이 많지 않아 침해가 예상되더라도 우선 침해를 통해 이익을 얻고 사후에 보상하면 된다는 인식이 많았다. 그러나 앞으로는 징벌적 손해배상제도에 의해 특허권 침해행위가 강하게 처벌받을 것이므로 특허권자 또는 전용실시권자의 보호는 보다 강화될 것이다.
진솔국제특허법률사무소는 한국을 방문한 일본 대리인과 함께 일본 고객의 지식재산권 침해 현황을 면밀히 조사하고, 양국 간의 긴밀한 협력 방안을 논의하는 의미 있는 시간을 가졌습니다.
이번 회의에서는 한국 시장에서의 일본 기업 및 브랜드의 IP 보호 현황을 점검하기 위해 주요 백화점과 유통 매장을 방문하여 실제 시장에서 발생하는 상표권 및 디자인권 침해 사례를 분석하였습니다. 이를 통해, 일본 고객이 보유한 지식재산권이 한국 내에서 어떻게 활용되고 있는지, 그리고 침해 가능성이 있는 사례가 존재하는지에 대한 구체적인 검토가 이루어졌습니다.
또한, 진솔국제특허법률사무소와 일본 대리인은 향후 협업을 통해 IP 분쟁을 효과적으로 대응하는 방안과 사전 예방 전략에 대해 심도 있는 논의를 진행하였습니다. 이에 따라, 일본 고객들의 권리를 보다 강력하게 보호할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 집중하였으며, 향후 지속적인 협력을 통해 국경을 초월한 IP 보호 체계를 구축해 나가기로 하였습니다.
진솔국제특허법률사무소는 앞으로도 글로벌 네트워크를 활용하여 해외 고객들의 지식재산권을 더욱 철저히 보호하고, 국제적인 IP 분쟁에 신속하고 효과적으로 대응하는 전문적인 서비스를 제공할 것입니다.
진솔국제특허법률사무소는 2012년 태국 치앙마이에서 열린 아시아변리사회(APAA, Asian Patent Attorneys Association) 국제 회의에 참가하였습니다. 이번 회의를 통해 최신 글로벌 IP 트렌드 및 각국의 주요 지식재산권 이슈를 파악하고, 전 세계 IP 전문가들과의 협력 관계를 더욱 공고히 다졌습니다.
특히, 이번 APAA 회의에서는 국제적 특허 보호 전략, 국가별 IP 제도 변화, 기업의 특허 포트폴리오 최적화 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌으며, 진솔국제특허법률사무소는 이를 바탕으로 보다 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 방향을 모색하였습니다. 또한, 각국의 특허법률 전문가들과 심도 있는 논의를 통해 국제 지식재산권 보호 및 출원 전략에 대한 인사이트를 공유하며, 고객들에게 더욱 경쟁력 있는 IP 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
진솔국제특허법률사무소는 앞으로도 국제적인 IP 트렌드를 선도하며, 고객의 글로벌 IP 보호를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 데 최선을 다할 것입니다.
마이크로소프트의 공동창업자인 폴알렌은 8월 27일, AOL, Apple Inc., eBay Inc., Facebook, Google Inc., Netflix, Office Depot, OfficeMax, Staples, Yahoo, YouTube를 특허권 침해로 시애틀 연방법원에 제소했다.
폴알렌이 운영하는 Interval Research Corporation은 위 기업들이 자신들의 특허가운데,
“Browser for use in navigating a body of information with particular application to browsing information represented by audiovisual data”(미국특허 제6,880,171호, 제6,263,507호)
“Attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” (미국 특허 제7,348,935호, 제6,788,314호, 제6,750,880호,
제6,034,652호)
“Alerting users to items of current interest”(미국 특허 제6,757,682호)
이에 대해, 구글은, 위 소송을 불행으로 간주하면서 “혁신은 전세계 수많은 사람들에게 이익을 주는 제품과 서비스포를 시장에 제공하는 것이지 소송이 아니다”고 언급하고, 페이스북은 “위 소송은 이익없는 소송이고 이에 대하여 강하게 응전할 것이다”고 표명하기도 하였다.
또한, 흥미로운 것은 침해자 명단에 마이크로소프트나 아마존은 포함되어 있지 않다라는 것이고, 그 이유에 대하여 폴 알렌측은 답변을 하지 아니하였다.
위 소송과 관련하여, 폴 알렌의 대변인은, “이 소송은 알렌 그룹의 투자를 보호하기 위하여 그룹의 사업에 매우 중요하다, 알렌의 회사는 이런 기술들로 시장에 매우 큰 기여를 해왔는데, 다른 기업들이 자신들의 기여를 이용하는 것을 더 이상 용서하지 아니할 것이다. 인터넷 경제에 자신들의 획기적인 기술들을 보호하는 것은 매우 시급한 일이다”라고 소송이유를 밝히고 있다.
안드로이드, 아이폰 등에서 어플은 어플의 이름으로서 식별되므로, 어플의 이름은 결국 어플의 상표가 될 수 있습니다.
모든 상표와 동일하게, 상표가 정해지면, 상표의 지정상품을 정해야 하는데, 어플은 소프트웨어에 해당하므로, '컴퓨터소프트웨어'를 지정상품으로 하고, '어플이름'을 상표로 하여 상표를 등록받으면, 제3자가 동일·유사한 어플이름을 동의없이 사용할 수 없게 됩니다.
어플을 재미삼아 올려보는 개발자라면, 상표등록까지는 생각할 필요가 없지만, 업으로서 영위하는 사업자라면, 상표등록을 적극적으로 검토해 볼 필요가 있습니다.
진솔국제특허법률사무소
2009. 12. 아이폰의 출시로 촉발된 국내 스마트폰 붐은 날이 갈수록 뜨거워져만 가고 있습니다.
대표적인 스마폰인 아이폰이 2009. 12. 국내에 출시된 이후 8개월 정도 지나지 아니하였지만,
아이폰과 같은 스마트폰에 관한 출원은 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보입니다. 이들 출원경
향을 살펴보면, 다음과 같은 몇가지 카테고리에 걸쳐 출원이 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
첫째, 폰의 운영시스템과 장치
둘째, 어플과 같은 소프트웨어
세째, 폰 악세사리
폰의 운영시스템과 장치는, 멀티포인트 센싱방법을 이용한 제스처링, 스크롤링의 가속화 방법, 위치인식기반기술 등 다양하게 출원되고 있습니다. 멀티포인팅 제스처링과 관련하여, 애플사가 출원한 공개특허를 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.
또한, 어플 출원도 꾸준히 증가하고 있는 것 같습니다. 어플은 소프트웨어의 일종으로 원래부터 특허의 보호가 가능하기 때문에 기존의 소프트웨어에 비해 신규성, 진보성만 인정되면 특허등록이 가능합니다. 출원된 특허들 중에 재미있는 공개특허를 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.
폰 악세사리 또한 출원이 증가하는 것으로 보이는데, 폰 악세사리들은 기존에도 존재하는 것들이 많아서 특허가 쉬워보이지는 않습니다. 하지만, 아이폰 등에만 적용가능하도록 구성을 변경하거나 효과를 가진다면 특허가능성을 높일 수 있습니다.
지금까지의 출원경향을 종합해 보면, 운영시스템과 장치에 관한 출원들이 주를 이루고, 어플, 악세사리 등은 그 다지 출원이 활성화된 것으로 보이지는 않습니다. 하지만, 앞으로 스마트폰의 사용자가 늘면 늘수록, 이들에 대한 개발도 활발해져 출원이 급증할 가능성이 매우 높아 보입니다.
저희 사무소는 스마트폰에 관한 관심이 높아지고 있는 현 상황에 부응하기 위하여 지속적으로 관련 특허에 관한 정보들을 올릴 예정이오니 많은 관심과 격려를 부탁드립니다.
진솔국제특허법률사무소
법원 전문심리위원 제도는 각종 소송 사건에서 법원의 전문성을 보완하기 위해 도입된 제도로, 법률 및 기술적 전문성을 갖춘 전문가가 법원의 요청에 따라 소송 절차에서 설명을 제공하거나 의견을 진술할 수 있도록 하는 제도입니다. 이는 복잡한 기술적 쟁점이 포함된 사건에서 보다 공정하고 정확한 판단이 이루어질 수 있도록 지원하는 중요한 역할을 합니다.
진솔국제특허법률사무소의 김현수 변리사는 2007년 9월 17일부터 법원 전문심리위원으로 위촉되어, 지식재산권 소송 절차에서 전문가로서 의견을 개진할 수 있는 공식적인 자격을 갖추게 되었습니다. 이를 통해, 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등 다양한 IP 분쟁에서 기술적 사실관계를 명확히 설명하고, 법적 쟁점을 보완하는 역할을 수행하며, 보다 정밀하고 공정한 판결이 이루어질 수 있도록 기여하고 있습니다.
특히, 첨단 기술이 접목된 특허 소송이나 상표 및 디자인 분쟁 등에서 기술적 배경에 대한 깊이 있는 분석이 필요할 때, 김현수 변리사는 법원에 전문적인 견해를 제공하여 쟁점이 되는 기술과 법리가 조화를 이룰 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 지식재산권 소송에서 보다 객관적이고 신뢰성 있는 판단을 내리는 데 중요한 역할을 하며, 기업과 개인의 권리를 보호하는 데도 크게 기여하고 있습니다.
진솔국제특허법률사무소는 앞으로도 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 법원과 긴밀히 협력하여 공정하고 합리적인 IP 분쟁 해결에 이바지할 것이며, 고객들에게도 보다 심도 있는 지식재산권 보호 전략과 대응 방안을 제공할 것입니다.
