저희는 기술특례상장을 준비하는 기업들의 상장 성공에 도움이 되는 바람직한 특허 포트폴리오, 특허분쟁으로 인한 회사 위험 회피 전략을 알아보기 위하여, 특허를 포함한 지식재산권이 상장심사에 미치는 영향, 기술특례상장의 성공사례, 실패사례를 차례로 연재하고자 합니다. 금번에는 특허 등이 상장 심사 평가 항목인 사업위험과 회사위험 평가시 어떻게 활용되고 있는지 알아보도록 하겠습니다.
1. 기술특례상장의 위험요소들
기술특례상장에는 여러 투자위험요소가 존재하고, 심사 과정에서 각 요소별로 이러한 위험들에 대하여 어떻게 대처하고 있는지를 평가하고 있습니다. 기술특례상장시 투자자들을 보호하기 위하여 평가기관이 핵심투자위험을 평가하고 이를 공개하게 됩니다. 이러한 핵심투자위험은 사업위험, 회사위험, 기타투자위험의 세 가지로 분류됩니다. 이러한 분류에 따른 위험들을 알아보고, 분류에 따라 전문심사기관이 각 요소별로 심사한 내용을 바탕으로 하여 특허를 포함한 지식재산권의 역할을 알아볼 필요가 있습니다.
2. 핵심투자위험의 분류
사업위험은 글로벌 경기 침체나 주식시장 변동 등에 따른 사업 및 재무상황에 미치는 영향에 따른 위험이나, 목표 시장이나 산업분야의 성장의 둔화에 따른 위험, 목표 시장이나 산업분야 내 경쟁의 심화에 따른 위험, 또는 신규 사업에 따른 위험이나 경쟁력 확보에 대한 위험 등을 말합니다. 경기 개선이 지연될 경우 소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등의 여러 요인이 사업 및 재무상황 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하기 때문에 사업상 여러 위험이 발생할 수 있습니다.
한편, 회사위험은 기술성장기업이 일반기업 및 벤처기업에 비하여 주요 외형요건에 관한 심사가 완화되어 있기 때문에 발생합니다. 특히, 기술성장기업의 경우 경영성과 및 시장평가요건 등의 제한이 적습니다. 즉, 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전인 경우가 많기 때문에, 여러 여건에 따라 이익을 실현하지 못할 위험이 있음을 의미합니다. 이에 따라 수익성 관련 위험, 재무안정성 관련 위험, 현금흐름 관련 위험들이 빈번히 발생하는 한편, 핵심(연구개발) 인력의 이탈에 따른 위험이나 지적재산권과 관련한 위험들 역시 회사위험의 하나로 판단됩니다.
기타 투자위험은 상장 과정에서 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험, 비교기업 선정이 부적합한 경우 평가액이 부적당하게 산정되는 것과 관련한 위험, 기관투자자의 수요예측 참여 기준 변경에 따른 위험, 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험 등 주로 상장 과정 및 상장에 따른 여러 위험을 포함하고 있습니다.
이 중, 특허를 비롯한 지적재산권의 보유 및 활용 등은 주로 사업위험 및 회사위험 분야에서 어떠한 방식으로 위험에 대처하고 위험을 분산시키고 있는지와 관련하여 평가되고 있습니다.
3. 특허가 사업위험 평가에 미치는 영향
(1) 글로벌 경기 둔화, 금리 인상 등의 리스크에도 견고한 기술 경쟁력을 가지는지 여부에 대한 평가
사업위험에는 글로벌 경기, 주요국 금리인상, 신용 긴축, 지정학적 리스크, 금융 불안정성 확대 등과 같은 불확실성 요인으로 인하여 사업 분야 전반에 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 상장심사시에는, 위와 같은 리스크가 발생했을 때 기업이 시장에 대한 독점력을 유지하고 거세지는 경쟁기업의 시장 진입 시도를 차단하거나 지연시킬 수 있는지를 평가하게 됩니다. 따라서, 이에 대비하여, 기업들은 더 견고한 기술진입장벽을 구축할 필요성이 있으며, 기업의 핵심 기술에 대하여 국내뿐만 아니라 해외에서도 특허를 취득하는 노력을 기울여야 합니다.
(2) 산업 내 경쟁 위험에 대한 대처 역량 평가
또한, 사업위험의 평가항목 가운데 하나인 산업 내(혹은 목표 시장 내) 경쟁 위험 평가에 지식재산권은 영향을 미칩니다. 특히, 글로벌 시장을 타겟으로 하는 경우 글로벌 경쟁 기업들과의 사이에서 경쟁력을 갖추었는지가 논점이 될 것입니다. 가격 경쟁력 및 고객사의 니즈에 대한 즉각적인 대응 능력 등과는 별개로, 국내뿐만 아니라 해외에서 특허 취득을 통해 회사의 기술력을 입증하여 타사와 차별되는 경쟁력을 갖추고, 주요 사업 방어를 위한 관련 특허를 취득하여 기술적 진입 장벽을 견고히 하고 있는지가 중요한 포인트라고 할 수 있습니다. 통상 기술특례상장기업들은 기술의 발전 및 변화가 빠르게 이루어지고 있는 산업 분야에 종사하고 있습니다. 즉, 이는 기술 개발의 난이도가 높다는 것을 의미합니다. 따라서 기술의 지속적인 발전, 고객의 요구사항에 맞추어 이를 적절히 구현할 수 있는 능력 등 기술 경쟁력 확보가 경쟁우위 유지의 핵심 요소라고 할 수 있습니다.
(3) 교섭력 열위 위험에 대한 대처 역량 평가
뿐만 아니라, 사업 위험의 다른 평가항목인 교섭력 열위에 따른 위험 평가에도 지식재산권은 영향을 미칩니다. 이는 규모가 큰 고객사들이 통상 우월한 협상력 및 단가 교섭력을 보유하고 있기 때문에 발생하는 것입니다. 교섭력이 약화될 경우 판매 단가 인하 요구에 따른 매출 및 수익성 악화가 발생할 수 있으므로 교섭력을 보유하고 이러한 위험에 대처할 필요가 존재합니다. 이러한 우월한 지위에 있는 고객사들과의 교섭력을 강화하기 위하여는 꾸준한 기술개발을 하고 있는지가 중요합니다. 기술의 확보는 단기간에 이루어지는 것이 아니라 오랜 시간 꾸준한 연구개발을 통해야만 가능한 것입니다. 따라서 관련 사업을 추진하기 위한 관련 기술을 선제적으로 개발하여 확보하고 경쟁사 대비 기술적 우위를 점하고 있어야 합니다. 기업들은 이러한 기술력을 보유하고 있다는 사실을 정부 과제 수행, 논문 발표 및 특허와 같은 지적재산권 확보 등으로 입증할 수 있습니다.
4. 특허가 회사위험 평가에 미치는 영향
(1) 핵심 인력 유출 등으로 인한 기술 경쟁력 약화 리스크에 대한 대처 역량 평가
회사위험과 관련, 기술성장기업은 '일반기업' 및 '벤처기업'에 비해 주요 외형요건 심사가 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가요건 등에 있어 제한이 적기 때문에 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전인 경우가 많습니다. 즉, 기술성장특례의 적용을 받아 상장예비심사를 신청하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지는 않고, 손실을 나타내고 있는 경우가 대부분입니다. 이에 따라 수익성 관련 위험이나, 재무안정성 관련 위험, 현금흐름 관련 위험과 같은 여러 위험들에 직면했을 때, 핵심인력(혹은 연구개발인력)의 이탈 등으로 인해 기술 경쟁력 약화 위험이 발생할 수 있는지 여부를 평가하게 됩니다. 기술특례상장 기업들은 대부분 그 특성상 연구개발 인력의 역량, 지식, 기술에 의존하는 기술 집약적 산업 분야에 종사하고 있습니다. 즉 연구개발 인력에 대한 높은 의존도에 따라 기술개발 성과가 좌우되는 특징을 지니고 있다고 할 수 있기 때문에 연구개발 인력이 이탈할 경우 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 즉, 핵심 인력이 국내외 경쟁사로 유출될 경우 그 동안 축적해온 기술 및 관련 노하우 등이 외부로 유출되어서 경쟁력이 약화될 위험이 있습니다. 이에 따라 국내외 특허를 출원하고 등록하여 인력이 유출되는 일이 생기더라도 특허로 핵심 기술 및 관련 노하우를 보호하고 지속적으로 기술 경쟁력을 확보하고 있음을 증명할 필요가 있습니다.
(2) 타인의 지식재산권 침해로 인한 특허분쟁 리스크 대처 역량 평가 뿐만 아니라, 회사위험에는 지적재산권 관련 위험이 존재합니다. 특성상 기술성장기업들은 보유하고 있는 특화된 기술 및 사업화 능력에 의하여 성패가 결정되는 기술집약적 산업 분야에 종사하며, 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 이에 따라서, 회사들은 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 국내 및 해외에서 기술을 보호하기 위하여 특허, 디자인, 상표 등의 지적재산권을 등록 및 보유하고 기술을 효과적으로 보호할 필요가 있습니다. 또한, 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁과 같은 우발요소가 발생할 경우 치명적인 피해를 입을 수 있습니다. 이에 따라서 사전에 기술 고도화에 따른 특허의 침해 가능성 확인 및 회피 설계를 진행할 필요가 있습니다. 또한 사업 및 기술 로드맵과 일치하는 특허 전략을 수립하여 기업가치 향상에 기여하는 특허권을 보유하고 특허 포트폴리오를 수립하여 목표 시장 내 경쟁력을 높일 필요가 있는 한편, 특허에 대한 소송 및 분쟁 가능성을 근본적으로 방지하여 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 요소를 최대한 줄여야 할 것입니다.
5.결어
위에서 살펴본 바와 같이, 특허 등의 지식재산권은 상장 후 기업이 직면하게 될 다양한 리스크에 대해 대처하는 역량을 보유하고 있는지 여부를 판단하는 척도로서 작용하고 있으며, 국가별, 사업별로 다양한 특허 포트폴리오를 일정 기간 동안 꾸준히 준비하여 왔는지 여부와 현재/미래에 발행했거나 발생할 특허분쟁으로부터 기업/투자자가 손해를 볼 수 있는지 여부를 평가하고 있음을 확인할 수 있으며, 기술특례 상장을 준비하는 기업은 미리 이에 대비할 필요가 있는 것입니다. 차회부터는 성공사례와 실패사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.
이전에는 거절결정을 받은 후 거절되지 않은 부분만을 분할하여 '분할출원'할 수는 있었으나, 거절결정에 불복하여 제기한 특허 심판에서 기각 심결을 받아 거절결정이 유지 된 경우, 청구항 중 일부가 등록 가능했더라도 특허 전체가 거절되어 등록 가능한 청구항을 구분하여 특허를 받을 수 없었습니다. 그러나 개정된 특허법에서는 심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록 가능한 청구항만을 구분하여 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도업하여 출원인이 특허를 받을 수 있는 기회를 확대하였습니다.
분리출원 제도를 활용하면 특허거절결정 불복심판청구가 기각된 경우에도, 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 거절결정을 통해 거절되지 않았던 청구항이나, 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항들을 삭제한 청구항 등으로 기존 출원의 일부를 '분리'하여 새롭게 출원을 받을 수 있게 되었습니다.
i) 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
iii) 위의 i) 및 ii)의 청구항을 제47조 제3항의 보정 제한사항에 따라 기재한 청구항(청구범위의 감축, 오기의 정정, 불분명한 기재의 명확화, 제47조 제2항에 따른 신규사항추가금지 위반의 경우 이를 되돌리는 보정)
iv) 위의 i) 내지 iii)의 청구항에서 제47조 제2항에 따른 신규사항추가금지 위반의 경우 이를 되돌리는 보정
다만, 이 경우 새로운 특허출원(분리출원)의 청구범위에는 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항이나 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항만을 적을 수 있습니다. 또한, 이러한 분리출원은 새로운 분리출원, 또는 변경출원의 기초가 될 수는 없습니다.
뿐만 아니라, 분할출원의 경우에도 선 출원에 우선권 주장이 있으면 선 출원에 대한 분할출원 시에도 우선권을 자동으로 인정하여 우선권 주장의 누락 등의 실수로 출원이 거절되는 것을 방지할 수 있게 되었습니다. 이전에는 분할출원을 하면서 우선권주장을 누락한 특허출원이 연 평균 137여건에 달했는데 이러한 법 개정으로 출원인들을 더 보호할 수 있게 되었습니다.
미국, 유럽 등 해외에서는 이전부터 후출원인이 상표권자를 접촉해 공존동의서(Coexistence Agreement)를 받아 심사관이나 심판관에게 제출하면 상표 등록을 허용하는 제도가 운용되어 왔습니다. 공존동의서는 선출원인이 두 상표가 유사하지 않거나, 상품이 다르기 때문에 상표 등록되어도 좋다는 적극적 의사표시인 것입니다.
그러나 우리 나라에는 지금까지 이러한 제도가 존재하지 않았기 때문에 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록되어 있거나 먼저 출원한 상표가 존재하는 경우, 뒤에 출원한 상표는 등록이 거절되었습니다. 이러한 경우, 양도나 이전을 통해서만 상표 사용이 가능했습니다.
통계에 따르면 전체 거절상표 중 40% 이상이 동일‧유사를 이유로 거절되어 왔으며, 그 중 약 80%가 중소기업 및 소상공인이 출원한 상표에 해당합니다. 이들은 사용하려던 상표의 등록이 거절될 경우 심각한 경영상의 불안정에 노출될 수밖에 없었습니다.
이러한 문제를 해결하기 위하여'공존동의제'를 내용으로 하는 상표법 개정안이 2023.10.31. 공포되고 2024.5.1. 부터 시행되어 위와 같은 불편함이 줄어들고 상표권 관련 분쟁이 방지될 수 있게 되었습니다. 다만 소비자들의 오인이나 혼동을 방지하기 위해 상표와 지정상품이 '동일'한 경우는 이러한 동의가 있는 경우라도 등록을 할 수 없는 점에 주의해야 합니다.
또한, 개정법은 상표 등록 취소 사유로 선등록상표권자나 선출원인의 동의 하에 등록된 상표 또는 그 상표등록에 동의를 한 자의 상표 중 어느 한쪽이라도 부정경쟁목적으로 사용되는 경우를 추가함으로써, 두 상표권자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러 일으키게 한 경우에는 상표등록을 취소할 수 있게 하였습니다.
기술특례상장
기술특례상장제도는 미래 성장성이 인정되는 기술기업들의 상장을 장려하고 확대하기 위하여 일반상장제도에서 과거의 경영 성과 위주의 심사를 통해 상장 허부를 결정하는 것과는 달리, 미래의 경영 성과를 예측할 수 있는 기술성이나 사업성을 심사하여 상장 허부를 결정하는 제도입니다. 이러한 기술특례상장은 혁신기술과 사업모델의 두 가지의 트랙으로 나뉩니다. 기술기반기업이란 기술중심 기업으로 기술의 완성도, 경쟁력, 시장성 등이 높은 중소 기업을 말하고, 사업모델기업이란 독창적 사업모델이나 혁신적 아이디어 등을 갖는 창의적이고 혁신적인 기업으로 기술기반기업이 아닌 중소기업을 말합니다.
전문평가제도
기술특례상장제도는 일반적인 상장과 달리 심사의 객관성 및 전문성 제고를 위해 전문평가제도를 운영하여 심사하고, 전문평가기관의 평가를 통해 경영성과 및 시장평가 요건을 갈음하고 있습니다. 기업들은 상장주선인을 통하여 2개의 전문평가기관으로부터 평가를 받아야 하고, 예비심사신청일 전 6개월 내에 수령한 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A등급 이상, 낮은 등급이 BBB등급 이상일 것을 요합니다.
전문평가기관은 현재 국책연구기관(한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국전자통신연구원, 정보통신기술진흥센터, 한국생명공학연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국식품연구원, 해양수산과학기술진흥원, 농업기술실용화재단, 한국인터넷진흥원, 정보통신정책연구원, 금융보안원, 한국에너지기술평가원, 국토교통과학기술진흥원, 한국발명진흥회 등)과 TCB(기술신용평가)기관들(기술보증기금, 나이스평가정보, 이크레더블, SCI평가정보, 한국기업데이터, 나이스디앤비, 한국기술신용평가)이 존재하는데, 국책연구기관은 전문평가업무 참여율이 낮고, TCB사들이 점수 부여에 더 관대한 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 전문평가기관들의 평가는 2번의 실사를 통해 진행되며, 평균적으로 6주 정도가 소요됩니다.
예비기술평가
이러한 전문평가 전, 평가 수수료를 지불하고 전문평가기관으로부터 예비기술평가를 받아볼 수도 있습니다. 예비기술평가의 경우 본기술평가와는 달리 보고서가 주어지고, 항목별 배점과 평가에 대하여 자세한 피드백이 가능하므로 이를 통해 본 평가를 대비할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 예비평가에 참여한 기관은 본 평가의 전문평가기관으로 지정되지 않으므로, 이를 통해 원하지 않는 기관을 피하는 전략으로도 활용할 수 있습니다.
평가항목 및 항목별 점수획득 전략
한국거래소는 최근 표준 기술평가 모델을 도입하여 기술평가를 진행하고 있고, 평가 항목은 크게 대분류로 기술성 및 시장성 2가지 항목이 있습니다. 혁신기술트랙의 경우 ‘전문평가기관’이 ‘기술력’을 평가하며, 사업모델트랙의 경우 ‘증권사’가 ‘사업성 및 시장성’을 평가하게 됩니다. 기술평가의 각 항목별 가중치는 평가기관마다 차이가 존재하며, 평가 방식이나 평가 매뉴얼 또한 각 평가기관의 재량에 따릅니다. 특히, 평가 매뉴얼은 각 평가기관의 영업비밀에 해당하여 공개되지 않고 있습니다.
기술평가에서 좋은 점수를 받기 위해서 신청인의 주력 제품이나 서비스와 관련된 특허를 출원 및 등록하면 해당 기술이 신뢰성과 차별성을 보유하고 있다는 것을 증명할 수 있습니다. 또한 해당 특허의 넓은 보호 범위를 입증하여 기술의 모방 난이도가 높다는 점을 증명할 수 있습니다. 이를 통해 기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 기술의 차별성, 기술의 모방난이도 등에서 높은 배점을 획득하면 기술성 부문에서 높은 평가등급을 받을 수 있습니다.
뿐만 아니라, 아직 해외에 진출하지 않았더라도, 해외 특허 보유 여부는 시장성 평가에 있어 정량적인 평가 요소 항목이므로 해외 특허 출원 역시 필수적입니다. 또한 회사의 핵심기술 및 제품에 대한 특허가 다각도(내용, 시기, 지역)로 보호되고 있는지에 대한 여부도 확인이 필요합니다. 그리고 FTO(Freedom to operate) 분석 및 무효 분석 보고서가 평가 이전에 준비되어서 제출되는 것이 바람직합니다. 그리고, 현재 사업 영역에서 확장 가능한 부분을 특허로 보유하고 있는 것이 바람직합니다. 만약 확장하려는 사업 영역이 없더라도, 경쟁사를 분석한 후 확장 가능한 부분을 방어적으로 특허로 보유하는 것 역시 도움이 됩니다.
당소는 이러한 부분들을 포함하여 상장을 신청하려는 고객사들의 특허 포트폴리오를 계획하고 작성하여 드리는 한편, 권리성을 입증하고 평가하기 위한 FTO분석 및 무효분석보고서를 작성하여 빠른 IPO 심사 통과를 위한 도움을 드리고 있으니 상장을 준비하시는 고객사 여러분은 문의 바랍니다.
저희 사무소에서 대리했던 특허분쟁 사건 가운데, 의뢰인의 동의를 얻은 사례를 중심으로 사건의 경과와 판결내용을 소개해 드리고 있습니다. 이번에는 특허침해 경고를 받은 저희 의뢰인측에서 특허권자를 상대로 권리범위확인심판을 청구하여 최종적으로 권리범위에 속하지 않는다는 결과를 이끌어 낸 사례를 소개해 드리겠습니다.
“자동절단기용 프로파일 투입 장치” 특허분쟁(권리범위확인) 사례
1. 사건의 개요
A기업은, 대한민국 특허등록 제10-2023303호(2019. 2. 20. 출원, 2019. 9. 11. 등록) “자동절단기용 프로파일 투입장치”에 대한 특허권을 가진 기업이며, B기업은 특허발명과 유사한 제품을 자체 개발하여 판매하는 기업인데 A기업은 B기업이 국내에서 유사한 제품을 제조판매하자 B기업의 제품이 자신들의 특허권의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 권리범위 확인심판을 청구하였습니다. 이에, 저희 사무소는 B 기업을 대리하여 이 사건을 수행하였으며, 특허심판원으로부터 B기업의 제품은 A기업의 특허권의 범위에 속하지 않는다라는 심결을 받은 뒤, B기업은 자유롭게 관련 제품을 판매할 수 있었던 사건입니다.
2. 사실관계
(1) A기업의 특허내용, A기업의 출원전 제품 판매
A기업 특허는, “자동절단기용 프로파일 투입 장치에 관한 것으로, 특히 창호용 프로파일과 같이 폭 방향으로 밀착하게 이송하면 이웃한 두 개의 프로파일 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일도 원하는 개수만큼 자동절단기에 공급하게 하여 자동절단기에서 한 번에 절단할 수 있도록 투입할 수 있게 한 것을 해결하고자 하는 것”을 기술적 과제로 하고, 나아가 청구범위 제1항에는,
“폭방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일(P)을 미리 입력받은 개수만큼 폭 방향으로 이송하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치에서,프로파일(P)을 연속해서 이송하게 하되, 길이 중간 부분에 제1스토퍼(110)를 갖추고, 프로파일(P)이 이동하는 앞쪽에는 제2스토퍼(120)를 갖추되, 상기 제1 및 제2스토퍼(110, 120) 사이에 놓인 프로파일(P)을 한 번에 자동절단기(C)로 자를 수 있게 보조 컨베이어(100')를 포함하는 적어도 두 개의 컨베이어(100); 상기 제1스토퍼(110)에 걸린 프로파일(P)을 상기 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이로 옮겨주는 클램프 수단(300); 및 입력받은 프로파일(P)의 개수만큼 상기 클램프 수단(300)을 제어하여 반복 동작하게 하는 제어기;를 포함하되,
상기 클램프 수단(300)은, 이웃한 두 개의 컨베이어(100) 사이에 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 아래에서 프로파일(P)의 이동 방향으로 움직일 수 있게 장착한 제1 액추에이터(310); 상기 제1 액추에이터(310)끝에 제2 액추에이터(321)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 위로 돌출하여 프로파일(P)의 윗면에 밀착하게 하는 제1 클램퍼(320); 및 상기 제1 액추에이터(310) 끝에 제3 액추에이터(331)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)의 아랫면에 밀착하게 하는 제2 클램퍼(330);를 포함하고, 상기 제어기는, 컨베이어(100) 위에 차례로 놓여 폭 방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 상태가 되도록 여러 개의 프로파일(P1~P7)에서 입력받은 프로파일(P) 개수만큼 옮길 수 있도록 아래 과정을 반복하되,
(1) 상기 클램프 수단(300)을 통해 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동한 첫 번째 프로파일(P1)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이송
(2) 상기 클램프 수단(300)이 되돌아오게 하면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 두 번째 프로파일(P2)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 첫 번째 프로파일(P1)이 제2스토퍼(120)에 걸리게 이동
(3) 상기 클램프 수단(300)을 이용하여 제1스토퍼(110)에 걸린 두 번째 프로파일(P2)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이동시킨 다음 다시 원래 위치로 되돌아가면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 세 번째 프로파일(P3)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 두 번째 프로파일(P2)이 첫 번째 프로파일(P)과 밀착하게 이동시켜 주는 것을 특징으로 하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치“를 기재하고 있습니다.
한편, A기업은, 위 특허발명과 아래와 같이 유사한 제품을 2016. 거래처에 납품한 사실이 있었습니다.
(1) B기업의 제품
B기업 제품은 아래와 같이 크게 프로파일을 컨베이어(10) 측의 전방으로부터 롤러(30) 측의 후방으로 이송하면서, 정해진 개수의 프로파일을 롤러(30) 측으로 이동시키고 정렬하여 한번에 정렬할 수 있도록 컨베이어(10), 슬라이딩바(20), 롤러(30), 수평이동장치(40), 클램프(50), 승강장치(60) 및 상기 클램프를 제어하는 제어기로 이루어집니다.
3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결
(1) 사건의 쟁점
이번 사건에서는 크게 두 가지의 쟁점이 있었습니다. 첫번째 쟁점은 A기업이 출원 이전에 유사 제품을 판매했는지 여부와 판매한 제품과 특허내용이 일치하는지 여부이고, 두번째 쟁점은 B기업의 제품이 A기업의 특허와 ‘컨베이어’, ‘클램프수단’, ‘제어기’에 있어서 차이가 있지만 단순한 설계변경 수준에 지나지 않아 권리범위에 속하는지 여부였습니다.
(2) 당사자들의 주장
첫번째 쟁점에 있어서, A기업은 B기업이 특허발명이 출원이전에 판매되었음을 증명하기 위하여 제출한 견적서, 계약서 등에 대하여 자신들은 알지 못하는 자료라고 주장한 반면, B기업은 해당 자료들은 모두 A기업이 거래처인 C기업에 제품 판매를 위하여 제공한 견적서, 계약서이므로 이들 서류들을 부지하는 A기업의 주장은 타당하지 못하다고 반박하였습니다.
두번째 쟁점에 있어서, A기업은 구성에 있어서 자신들의 특허와 B기업 제품은 일부 구성에 있어서 차이가 있긴 하지만 사소한 설계변경에 지나지 아니하고, 효과에 있어서 B기업 제품은 설계변경으로 인해 오히려 자신들의 특허발명보다 다소 떨어지게 되었다고 주장한 반면, B기업은 구성에 있어서의 차이는 발명의 본질적인 부분에 해당하고 효과에 있어서 열악한 효과를 가진다는 주장에 동의할 수 없지만 만약 A기업의 주장이 사실이라면 동등한 작용효과가 있을 때 균등한 발명으로 인정되어 권리범위에 속하게 되는 균등론의 법리에도 반하므로 오히려 A기업의 주장은 B기업 제품이 자신들의 특허를 침해하지 아니하였다라고 자인하는 것과 마찬가지라고 반박하였습니다.
(3) 특허심판원의 심결
특허심판원은 2가지 쟁점 가운데, 두번째 쟁점에 대해서는 아무런 판단을 하지 아니한 채 첫번째 쟁점에 대해서만 판단하였는데, B기업이 제출한 증거를 바탕으로 A기업이 출원이전에 거래처에 제품을 납품했다는 사실을 인정한 뒤에 해당 제품과 특허발명을 대비하면서 해당 제품이 특허발명과 기술적 구성에 있어서 동일하므로 신규성이 부정된다라고 설시하였습니다.
4. 본 판결의 의의
이번 사건은, A기업이 출원이전에 무심코 납품했던 제품 때문에 특허가 무효가 된 사건입니다. 흔히, 출원이전에 제품을 판매하는 행위를 출원전 공지행위라고 하고, 특허권자 스스로 공지행위를 하는 행위를 ‘자기공지행위’라고 하며, 자기 공지에 의해서도 특허권이 무효가 될 수 있음을 다시 한번 확인해 주는 심결입니다.
출원전 자기공지행위를 했다고 하더라도, 특허출원시에 자기 공지 사실을 특허출원서에 기재하고 관련 증거를 제출하는 경우에는, 자기 공지에 의한 무효를 면할 수 있도록 제도적 장치가 마련되어 있고, 이를 ‘신규성 상실의 예외’라고 합니다. 이런 제도적 장치를 잘 이용한다면 사소한 실수로 인한 특허의 무효를 피할 수 있으므로, 특허권자는 이 점을 잘 살펴야 할 것이고, 상대방입장에서는 특허의 무효를 다툴 때 특허권자의 출원전 실시 여부를 사전에 살펴보는 것이 도움이 될 것으로 보입니다.
다행히도 좋은 결과로 마무리되긴 하였지만, 2021년은 다른 해에 비해 유난히 특허소송사건이 많았던 것으로 기억합니다. 그 사건들을 모두 소개해 드리고 싶지만, 의뢰인의 동의를 얻은 일부 유의미한 사례에 대하여 사건 경과와 판결을 소개해드리고자 합니다.
“밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템” 특허소송 사례
1. 사건의 개요
독일에 주소를 둔 독일기업이 한국에서 유압식 액추에이터 시스템을 판매하다가, 2019년 경에 해당 유압식 액추에이터 시스템에 대한 특허권을 보유한 한국기업으로부터 독일기업이 자신들의 특허권을 침해했다는 권리범위 확인소송을 제기 당했고, 이에 독일기업은 문제의 특허권에 대하여 무효소송을 제기한 사안에서, 저희 사무소는 독일기업을 대리하여 무효소송을 포함한 일체의 소송을 대리하였으며, 2021년 경 문제 특허의 권리범위를 대폭 축소시키는 특허심판원의 심결에 이어 더 나아가 특허법원에서는 무효판결을 받아내었습니다.
해당 사건은, 국내에서 특허출원한지 이미 15년이 지난 특허를 그 보다 3년 앞서 국내에서 개최된 전시회의 전시사실, 비슷한 시기에 유사한 제품을 해외로 수출했던 사실을 근거로 무효로 시켰다는 점에서 시사하는 점이 많습니다.
2. 사실관계 및 사건의 경위
(1) 한국 기업의 특허내용
한국 기업은, 국내에서 유압식 조작기 시스템을 제조판매하는 회사인데, 상/하수도 등에서 광범위하게 사용되고 있는 밸브를 자동으로 개폐하던 시스템이 정전이나 부품 고장으로 인해 정상작동이 불가하여 밸브의 개폐가 불가능해졌을 때, 수동으로 밸브를 개폐할 수 있는 유압식 조작기 시스템을 발명하여 2005년 경에 한국에서 특허출원을 하고, 독점적으로 시장에 제품을 납품해 왔습니다. 해당 제품은 육상이나 해양에 모두 사용되는 제품이지만, 한국 기업이 차지하던 시장은 육상에 국한되어 있었습니다.
(2) 독일 기업의 한국내 판매사실
독일 기업은, 위 특허와 유사한 제품을 문제의 특허 이전부터 ‘해양’ 기술에 적용하여 오다가 ‘육상’으로 시장을 확장하면서 국내에 제품을 판매하기 시작하였습니다.
(3) 한국 기업의 특허침해 주장, 권리범위 확인소송 제기 vs 독일기업의 무효소송 제기
이에 한국기업은 독일기업이 자신들의 특허권을 동일하게 침해하였다고 주장하면서 권리범위 확인소송을 제기하였고, 독일기업은 특허권의 원천무효를 주장하면서 무효소송을 제기하였습니다.
3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결
(1) 당사자들의 주장
한국기업의 주장
한국기업은, 독일기업의 제품이, 자신들의 특허의 핵심구성인 수동개폐장치(8)가 유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71) 사이에 설치되어 있어서, 유압 파워펙이 작동할 수 없는 비상상황에서 밸브의 수동 개폐가 수동개폐장치(8)에 의해 이루어질 수 있어서, 자신들의 특허권을 침해하고 있다고 주장하였습니다.
또한, 독일기업의 제품이 전시되었던 2002년 전시회에서는 제품 사진만 전시되었을 뿐 그 내부 유압회로는 공개되지 아니하였기 때문에, 독일기업의 전시 제품이 선행기술이 될 수 없다거나, 독일기업이 해외에 수출하면서 해외구매자측에 제공했던 도면자료를 메뉴얼로 볼 수 없다는 등의 주장을 하였습니다.
독일기업의 주장
한국기업이 주장하는 수동개폐장치를 유압식 조작기와 유압 파워펙 사이에 설치하는 기술적 사상은, 문제의 특허가 출원되기 이전인 2002년 경부터 국내외 전시회를 통해 공지되었고, 나아가 독일기업이 한국에서 해외로 수출한 제품에도 동일하게 반영되어 있었을 뿐만 아니라 해당 제품을 수출하면서 제공된 메뉴얼에도 상세하게 기술되어 있으므로, 문제의 특허는 이미 출원이전에 국내에서 공지되거나, 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일하거나, 이들로부터 용이하게 발명할 수 있어서 무효라고 주장하였습니다.
(2) 한국기업의 특허정정
한국기업은, 심판과정에서 권리범위를 큰 폭으로 축소하는 정정을 2차례에 걸쳐 청구하면서, 정정된 발명은 평상시에도 오일이 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 수동개폐장치의 유로에 차 있어 비상시 수동작동이 효율적으로 이루어지는 효과를 가진다고 항변하면서, 독일기업이 해외에 수출하거나 전시했던 제품과는 상이하다고 주장하였습니다. 정정전후의 청구항은 아래와 같습니다.
정정청구전 청구항
유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71)으로 구성된 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템에 있어서, 밸브의 개폐 작업을 수동으로 수행할 수 있는 수동 개폐 장치(8)가 구비되어 있으며, 상기 수동 개폐 장치(8)는 유압식 조작기(3) 또는 유압파워펙(52 또는 71)에 선택적으로 설치됨을 특징으로 하는 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템.
최종 정정된 청구항
유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71)으로 구성된 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템에 있어서, 밸브의 개폐 작업을 수동으로 수행할 수 있는 수동 개폐 장치(8)가 구비되어 있으며, 상기 수동 개폐 장치(8)는 유압 파워펙(52 또는 71)에 설치되고,
상기 수동 개폐 장치(8)는 선택 스위치부(81)와, 수동에 의하여 작동유의 펌핑 작업을 수행할 수 있는 펌핑부(82)와, 유로의 방향을 바꾸어 줄 수 있는 방향제어부(83)로 구성되며, 상기 수동 개폐 장치(8)의 유로는 상기 유압 파워펙(52 또는 71)의 오일 탱크(713)에 있는 작동유가 선택 스위치부(81), 펌핑부(82) 및 방향제어부(83)를 순차로 경유하여 통과할 수 있도록 형성되며,
상기 수동 개폐 장치(8)는 그 유로가 상기 유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71) 사이를 직렬적으로 연결하고, 이에 따라 수동 작동시에 선택 스위치부(81)가 작동하여 유압 파워펙(52 또는 71)의 오일 탱크(713)에 연결된 유로(A5,B5)와 상기 펌핑부(82)가 연결되어, 상기 오일 탱크(713)의 오일을 이용하여 유압식 조작기(3)의 밸브(2)를 개폐할 수 있도록 구성됨을 특징으로 하는 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템.
(3) 특허심판원의 판단
특허심판원은, 한국기업의 주장을 받아들여 한국기업의 정정된 특허는 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로, 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수할 것이다라고 하면서 정정된 특허의 진보성을 인정하였습니다.
결국, 이 심결로 인해 독일기업의 제품은 한국기업의 정정 특허를 침해하지 않는다는 사실이 확인되었다는 점에서는 의미가 있는 심결이었지만, 특허심판원이 인정한 정정 특허의 효과는 최초 명세서에 기재되지 않은 효과이기 때문에 한국기업측에서 입증을 했어야 함에도 불구하고, 한국기업이 입증책임을 다하지 못했는데도 특허심판원이 자의적으로 이를 인정했다는 위법성 논란, 한국기업의 정정청구가 법에서 규정하는 정정의 범위 일탈에 관한 논란과 같은 법리적인 논쟁은 차지 하더라도 제품 판매에는 아무런 문제가 없지만 문제의 특허가 유효하게 살아있을 경우 미래에 번거로운 문제가 생길 수 있다는 우려속에 해당 특허를 최종적으로 무효를 시켜야 한다는 독일기업의 요구가 있어서 특허심판원 심결에 불복하여 특허법원에 제소하기로 결정하였습니다.
4. 특허법원에서의 사건의 경과 및 판결
(1) 당사자들의 주장
한국기업은 원심절차에서와 마찬가지로, 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수하다는 주장을 되풀이 하였습니다.
이에 독일기업은, 한국기업이 주장하는 효과는 명세서에 기재되지 않은 효과이기 때문에, 입증책임을 부담하는 한국기업측에서 이를 증명해야 한다고 반박하였습니다. 또한, 한국특허의 핵심은 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 있는 것이지 평상시의 시스템의 작동구성에 있는 것이 아니므로 이 사건 심리는 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 집중하여 이루어져야 한다고 주장하였습니다.
(2) 특허법원의 판단
법원은 한국기업의 특허와 독일기업의 제품은 평상시, 비상시 오일의 유동경로에 있어서 차이가 있다는 점을 인정한 뒤에 한국기업의 정정특허의 핵심은 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 있다고 할 수 있으므로 ‘비상시’ 수동개페장치의 작동을 비교해 보면 양자 모두 작동원리와 효과에 있어서 차이가 없다고 판단하였습니다.
나아가 법원은, 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수하다는 한국 기업의 주장은,명세서에 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라 이를 인정할 만한 근거도 없으므로 받아들일 수 없다고 판시하였습니다.
5. 본 판결의 의의
(1) ‘청구범위’ 중요성
특허의 침해 여부, 무효 여부를 결정하는 가장 중요한 요소를 하나 뽑아라고 한다면 망설이지 않고 청구범위라고 말할 수 있습니다. 이번 판결은, 이런 지극히 상식적인 사실을 다시 한번 확인해 주었다는 점에서 의미가 있습니다. 이번 사건에서 쟁점이 되었던 청구범위에 기재된 ‘수동개페장치의 유로’, ‘직렬연결’의 의미를 어떻게 해석할 것인가를 두고 공방이 있었을 때, 결국 청구범위에 기재된 사항만으로 청구범위 해석에 무리가 없다면 상세한 설명의 기재로 청구범위를 제한해석해서는 않된다는 대법원 판례의 일관된 입장으로 돌아가 청구범위의 기재만으로 발명을 해석해야 한다는 저희측 주장이 특허법원에 의해 받아들여졌다는 점은 청구범위의 중요성을 다시 한번 되새기게 합니다.
(2) 상세한 설명의 ‘목적’, ‘효과’의 기재
한국기업은 특허를 살리기 위해서 명세서에 기재되지 않은 효과를 주장하였습니다. 이런 주장이 유효하기 위해서는 해당 효과가 자명한 효과인지 여부를 주장하는 측에서 증명해야 합니다. 그런데, 한국기업은, 이런 효과를 주장하면서 아무런 근거를 제시하지 못했기 때문에, 법원에서 그런 주장이 배척되었던 겁니다. 이 지점에서 여러가지 시사점을 찾을 수 있습니다.
먼저 명세서를 작성할 때 가능하면 많은 효과를 기재하는 것이 바람직합니다 통상, 명세서를 작성하다보면 목적과 효과를 간략하게 적는 경향들이 있는데 주의해야 할 점입니다. 만약 이 사건에서 한국기업이 자신들이 주장했던 효과를 명세서에 기재해 두었다면 다른 결론을 기대해 볼 만한 일말의 여지는 있지 않았을까라는 생각을 해 봅니다.
이어서 부득이 명세서에 기재되지 않은 효과를 주장할 경우에는 해당 효과를 증명하는 증거를 제출해야 합니다. 예를 들면 해당 효과를 직접적으로 시사하거나 아니면 간접적으로 암시하는 내용이 기술된 전문서적, 논문, 기사, 매거진 등이 증거로 활용될 수도 있고, 더 나아가 해당 기술분야의 전문가의 증언, 감정 등도 생각해 볼 수 있습니다.
(3) 공지사실의 증명에 필요한 증거의 확보
이번 사건은, 독일기업이 공지시킨 선행기술 때문에 특허가 무효가 되었던 사건입니다. 최초 공지시점 기준, 무려 18년이 지나 명백한 증거가 부족한 상황에서 도면, 이메일 교신기록, 송금내역을 근거로 선행기술을 증명했다는 점에서 의미가 있습니다. 따라서, 타인의 특허권을 침해하여 침해주장을 제기 당한 기업측에서는 본인들이 과거 실시했던 기술가운데 특허와 비슷한 기술, 아니면 동종 업계에서 유사한 기술이 있었는지를 살펴본 다음, 그런 사실을 증명하는 직접증거가 소멸되고 없다면, 간접적으로라도 증명할 수 있는 간접증거들을 찾아보는 것도 도움이 될 것으로 보입니다.
인공지능(AI) 기술과 AI 특허를 통한 새로운 도약
② 국내 AI 특허 확보 방안
국내 AI 특허 동향
지난 편에서 설명한 것과 같이, 해외 뿐만 아니라 국내에서도 AI와 관련된 특허가 다수 출원 및 등록되고 있습니다. 통계에 따르면, 국내에서 AI를 포함한 4차 산업혁명 관련기술의 전체 출원은 2010년 5,874건에서 2019년 17,446건으로 지난 10년간 연평균 12.9%의 출원 증가율을 보였습니다. 또한, 전체 특허출원 대비 4차 산업혁명 관련 기술의 비중은 2010년 3.2%에서 2019년 7.77%로 10년 만에 2배 이상 증가하였고, ‘인공지능’ 기술분야는 지난 10년간 36.7%의 폭발적 연평균 증가율을 나타냈으며, 이는 비슷한 시기 미국의 출원 증가율 27.4%보다 높은 수치를 기록하여 미래에는 AI를 기반으로 한 특허가 여러 기술분야에 광범위하게 출원, 등록될 것으로 예상하고 있습니다.
특히, 인공지능 분야의 기술은 다른 분야와 연계되고 있는데, 사진, 영상에서 대상을 인식하는 등의 시각데이터 처리 기술을 적용해 의료･자율주행･제조공정 등에 활용되는 시각지능을 구현하는 기술 분야의 출원, AI를 활용하여 의사의 판단에 도움을 주는 진단관련 기술분야의 출원이 급격하게 증가하고 있습니다. 최근에는 언어를 분석하여 문장을 해석하고, 문장이 실제로 무슨 의미를 내포하는지 결정하는 자연 언어 처리(Natural Language Processing)에 관한 인공지능 기술이 개발되고 있어 번역, 대화시스템, 정보검색 등에 활용되는 특허가 많아질 것으로 예상됩니다.
어떻게 등록받을 수 있을까? – 특허요건
(1) AI 특허 출원에 어려움을 겪는 이유
컴퓨터 상에서 구현되는 소프트웨어 특허와 비슷하게, 출원인들이 AI특허에 대한 출원을 망설이는 이유는 크게 2가지가 있습니다. ① 인공지능, 특히 딥러닝 기술의 블랙박스적인 특성과 ② 오픈소스가 AI 기술의 구현에 사용되는 경우가 있다는 점입니다.
블랙박스 특성이란, 머신러닝, 딥러닝의 아웃풋이 인간과 사고과정의 결과와 유사하게 도출되도록 할 수 있지만, 딥러닝의 사고과정을 명확히 알 수 없는 것을 말합니다. 최근의 딥러닝 모델은 내부적으로 수많은 레이어가 아웃풋의 도출을 위해 여러 기준을 정의하므로 AI 기술을 개발한 개발자도 각 레이어에서 어떤 계산이 이루어지는지 알 수 없습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 설명가능한 인공지능(eXplainable AI)에 대한 연구가 수행되고 있지만, 아직도 수많은 AI 모델과 기술들은 학습을 수행하는 ‘Hidden Layer’에서의 계산과정을 알 수 없습니다.
오픈소스란, 공개적으로 액세스할 수 있게 설계되어 누구나 자유롭게 확인, 수정, 배포할 수 있는 코드를 말하며, 웹상에서 무료로 다운로드및 소스 코드 수정, 재배포가 가능하고, 공개적으로 많은 개발자들이 참여하기 때문에 폐쇄적으로 개발되는 독점 프로그램에 비해 비교적 안정적인 장점이 있습니다.
위와 같은 이유로 AI 특허를 등록받는 것이 어렵다고 생각할 수 있지만, AI 특허는 AI가 기술분야에 어떻게 구현되어 사용되는지에 대한 특허이므로, 기존에 공개된 기술을 그대로 사용한 것이 아니라면, 새로운 구성을 추가하여 개발한 AI발명이 특유한 기술적 특징이 있다면 충분히 등록받을 수 있습니다.
(2) 기존 기술들과 차별점이 있다면 등록이 가능
AI 특허도 다른 일반적인 특허와 같이 특허요건을 만족한다면 등록을 받을 수 있습니다. 즉, 등록받고자 하는 기술이 발명에 해당하고, 공개된 기존 기술과 비교할 때 새롭고 진보된 기술적 특징이 있는 경우라면 특허로써 등록이 가능합니다.
예를 들어, 학습에 사용되는 학습 데이터를 레이블링하고 전처리하는 단계, 학습 데이터로부터 학습에 사용되는 파라미터를 추출하는 단계, 학습모델로부터의 결과값을 가공하여 제공하는 단계 등에서 기존 알려진 기술과 차별되는 기술적 특징이 있다면 특허등록이 가능합니다. 나아가, 기존에 알려진 학습 모델과 다른 기계학습 과정을 개발하는 경우에도 특허를 등록받을 수 있습니다.
AI 특허는 실질적으로 컴퓨터 프로그램을 통해 구현되므로 소프트웨어 특허의 하위구성으로 분류되고 있습니다. 따라서, 아래에서는 소프트웨어 특허의 주요 특허요건인 발명의 성립성, 신규성 및 진보성을 중심으로 AI 특허의 등록요건을 살펴보도록 하겠습니다.
국내에서의 AI특허에 대한 판단기준 소개
(1) 심사기준에서 AI특허 분류
우리나라에서는 AI 특허의 등록에 대한 대법원 판례는 아직 나오지 않았고, 특허심판원, 특허법원에서 AI특허의 진보성 등 특허요건을 다룬 심결이나 판결이 존재합니다. 국내에서는 인공지능 관련 산업이 충분히 커지지 않아 인공지능 분야에서 발생한 분쟁사례가 많지 않은 편입니다. 성장하는 기술분야에서의 특허전략은 크게 특허개발단계, 포트폴리오 구축단계 및 전략경영단계로 나눌 수 있는데, 국내 인공지능 기술분야는 아직 포트폴리오 구축단계에 있기 때문인 것으로 판단됩니다. 특허청의 통계자료 를 참고하면, 미국에서는 등록된 인공지능 관련 특허에 대한 소송이 100여 건 정도 진행되었는데, 해외의 경우 어떻게 AI 특허를 등록받을 수 있는지, 특허 분쟁이 어떻게 일어났는지에 대해서는 후속 기고에서 다루도록 하겠습니다.
전편 기고에서 다룬 것과 같이, 한국 특허청에서는 AI 학습을 통해 특정 기능을 수행하는 것에 특징이 있는 컴퓨터, 소프트웨어 관련 발명을 AI 발명으로 정의하고 있으며, ① 실질적으로 기계학습을 수행하는 학습모델(학습 알고리즘, 데이터 전처리를 통한 학습 방법을 포함)에 대해 학습 모델 연산의 가속화 방법, 데이터 정규화 방법, 학습 모델 자동 생성 방법 등의 기계학습 자체에 대한 발명을 지칭하는 AI 학습모델링 발명과 ② 사용 목적, 용도를 달성하기 위해 학습데이터와 학습모델을 이용하여 특정 기능을 수행하는 AI를 통한 자율주행, AI를 통한 영상인식, AI 의료기기와 같은 AI 응용발명으로 구분하고 있습니다.
(2) 특허요건 - 발명의 성립성
먼저, 특허로 인정받기 위해서는 AI 기술이 발명으로서 성립하여야 합니다. 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것으로 산업상 이용할 수 있는 것으로, 자연법칙 그 자체이거나 단순한 정보의 제시나 약속, 알고리즘에 불과한 것이 아니라면 대부분 발명에 속한다고 볼 수 있습니다.
대법원은, 소프트웨어 발명에 대해서 “소프트웨어 발명이 특허에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 구체적으로 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의해 사용목적에 따른 정보의 연산이나 가공을 실현함으로써 사용 목적에 대응한 특유의 정보 처리 장치 또는 그 동작 방법이 구축돼야 한다”고 판시하여 하드웨어를 통한 정보처리의 실현이 필요하다는 입장입니다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149).
AI발명은 소프트웨어, 컴퓨터를 이용한 발명에 해당하므로, 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단 또는 구체적 방법에 의해 사용 목적에 따른 특유의 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용 목적에 따른 특유의 정보처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법이 구축되어 있는 경우 특허성이 인정됩니다.
(3) 특허요건 - 진보성
AI 발명이 기존에 공개된 기술들과 비교하여 진보된 구성이나 기술적 특징이 있어야 합니다. 진보성의 주장을 위해서는, ① 인공지능을 구현하기 위한 구성요소(학습모델 구현, 데이터 전처리 등)가 특정되는 것이 필요 하며, ② 특정된 상기 구성요소가 데이터를 어떻게 학습하는지 특정이 필요할 수 있습니다.
공지된 인공지능 발명이 있는 경우, 단순한 학습모델의 변경을 넘어 인공지능 구현 요소에 대한 세분화나 기계학습을 구현하는 구성요소가 특정된다면 진보성을 주장할 수 있습니다. 예를 들어, 기계학습에 사용되는 순환 신경망을 단순히 합성곱 신경망으로 변경한 기술은 진보성이 인정되지 않을 가능성이 높습니다. 따라서, 진보성 인정을 위해서는 다른 구성요소를 추가하거나 합성곱 신경망이 어떤 파라미터를 통해 학습을 수행하여 얼마나 다른 효과를 발생시키는지에 대한 설명을 추가함으로써 진보성 인정을 도모할 수 있습니다.
어디까지 준비해야 하나? – 진보성 주장을 위한 기술 구체화
먼저, AI 응용발명을 고안하고 출원하기 위해서는 AI를 적용시킬 아이디어와, 기계학습을 수행하는 프로세스가 구현되는 것이 필요합니다. 따라서, ① 원하는 학습데이터를 이용하여 ② 특정한 기계학습 방법을 통해 학습데이터를 학습한 후 ③ 도출된 결과값을 어떻게 응용하는지에 대한 구체화가 가능하다면, AI 발명이 준비된 것입니다.
간단히 말하자면, AI 발명은 컴퓨터 프로그램 특허와 다르지 않게 (학습을 위한)데이터가 어떻게 처리되고 활용되는지를 구체적으로 설명해 주면 되는 것입니다. 물론, 이것을 종래 기술과 대비하여 특허등록이 가능한지, 추가적인 구성이 필요한지를 판단하는 것은 특허 실무자인 변리사의 역할입니다.
심사실무에서는, ① 학습 데이터를 만들기 위해 데이터를 레이블링하고 전처리하는 과정, ② 학습 데이터로부터 특징을 추출하는 과정, ③ 학습된 모델로부터 얻은 출력을 재가공하는 과정 등의 프로세스에서 특징적인 구성을 찾을 수 있다면, 특허등록이 가능하다고 설명하고 있습니다. 만약 학습데이터와 출력의 활용이 유사하더라도, 학습 프로세스가 차별화될 수 있다면 특허등록이 가능합니다. 아래의 심사사례들을 통하여 위의 특징들에 대하여 자세히 알아보도록 하겠습니다.
심사 사례
(1) 널리 알려진 기술을 단순히 인공지능 알고리즘을 통해 수행하는 경우 – 진보성 부정
첫번째 심사사례는 단순하게 인공지능 알고리즘을 통해 잘 알려진 기술을 구현한 경우, 인공지능 알고리즘에 의한 기계학습에 기술적 특징이 없어 진보성이 부정된 사례입니다. 아래 그림과 같이, 인공지능 차트를 이용한 주식정보 제공 방법이라는 특허출원은,
사용자 컴퓨터가 주식거래 프로그램을 실행하여 시간에 따른 주가의 변화를 표시한 차트를 화면상에 표시하는 단계;
상기 실행된 주식거래 프로그램이 상기 사용자컴퓨터로부터의 입력 명령에 의해 상기 차트를 표시하기 위한 주기를 설정하는 단계;
상기 주식거래 프로그램이 사용자 컴퓨터의 화면상에 표시된 차트의 일영역에 설정된 주기에 따라 표시되는 각각의 봉이 존재하는 위치에 대응하여 상기 봉의 너비를 가지며 차트의 세로축과 평행한 방향으로 연장되는 막대모양의 영역을, 주가의 기조를 판별하는 인공지능 알고리즘에 따라 색을 달리하여 표시하는 단계를 포함하고,
상기 인공지능 알고리즘은, 해당 일의 시작가가 5일 이동평균선의 위에 있거나 해당 일의 직전 4일 평균가가 상승하는 경우에는 상기 주가의 기조를 상승으로 판단하고, 해당 일의 시작가가 5일 이동평균선의 아래에 있거나 해당 일의 직전 4일 평균가가 하락하는 경우에는 상기 주가의 기조를 하락으로 판단하는, 인공지능 차트를 이용한 주식정보 제공방법.
을 청구하였습니다.
심사과정에서, 출원인은 ‘주가 기조의 상승/하락을 판단하는 인공지능 알고리즘’이 인용발명에 개시되어 있지 않다는 주장을 하였으나, 특허청은 ① ‘주가 기조의 상승/하락을 판단하는 것’은 주식투자 분야에서 널리 사용되는 기술이며, ② 인공지능 알고리즘이 주가 기조의 상승/하락여부 판단을 수행하기 위해 학습하는 모델이나, 학습모델에서 얻은 출력정보에 특유한 효과도 없다는 것을 이유로 진보성을 부정하였습니다.
이와 같은 AI발명에 대해 진보성을 주장하기 위해서는, AI가 ① 어떤 파라미터(변수)를 기준으로 학습데이터를 학습하여 주가의 기조를 판단할 때 종래 기술과 어떤 차이점이 있는지를 밝히거나, ② 학습결과로 도출되는 주가의 기조를 활용하는 방식에 종래 기술과 차별점을 두는 방식으로 AI 기술을 구현하는 것이 바람직합니다.
(2) AI 학습모델에 의해 도출된 결과값이 종래 기술 대비 효과가 있는 경우 – 진보성 인정
두번째 심사사례는 학습모델에 의해 도출된 결과값이 종래 인공지능을 활용하지 않은 경우와 대비할 때 특별한 효과상의 차이가 있어 진보성이 인정된 사례입니다. 아래 그림과 같이, 피검체의 흉부 PA 영상의 판독을 지원하는 방법 및 이를 이용한 장치 특허출원은,
피검체의 흉부 영상(chest view)의 판독을 지원함에 있어서 흉부 영상의 입력으로부터 딥 러닝 모델(deep learning model)에 기초하여 상기 흉부 영상에 관한 판독 보조 정보를 생성하도록 하며,
상기 판독 보조 정보는 소견 정보에 대응되도록 제공되는 판독문 선택지 중에서 상기 컴퓨팅 장치에 의하여 상기 딥 러닝 모델에 기초하여 선택된 결과인 선택형 판독문으로 획득되도록 하는 것을 특징으로 하였습니다.
이때, 이 발명의 딥러닝 학습의 결과로 획득되는 선택형 판독문은, 의학적 판단으로서의 소견(findings)에 대한 정보를 기반으로 의사가 쓰고 읽을 수 있는 자연어 문장으로서의 '판독문'에 해당하고, 이러한 판독문은 의료 관련법 상 의사에게 의무적으로 강제되는 판독문 작성의 편의를 제공한다는 특별한 효과를 가지는 것이 인정되어 특허등록받았습니다.
(3) 학습데이터에 레이블을 부여하는 전처리과정에 특징이 있는 경우 – 진보성 인정
세번째 심사사례는 학습데이터에 레이블을 부여하는 전처리과정에서 기존 발명들과 차별화된 점이 있어 등록을 받은 사례입니다. 보안이벤트에 대한 준지도학습을 위해 데이터에 레이블을 부여한 후 보안정책을 수립하는 준지도학습을 통한 인공지능 기반 보안이벤트 분석시스템 특허출원은,
전처리된 데이터를 군집화하고 샘플링하여 준지도학습에 사용되는 레이블데이터를 가공하는 준지도부, 전처리된 데이터와 레이블데이터를 사용하여 기계학습 알고리즘을 기반으로 보안정책을 생성하는 기계학습부, 생성된 상기 보안정책을 제공받아 기록하고 상기 전처리된 데이터와 비교판단하여 실시간 보안이벤트를 처리하는 탐지부 및 상기 준지도부에서 가공된 레이블데이터를 평가하고, 상기 탐지부에서 통지된 보안이벤트를 기반으로 보안정 책의 정확성을 평가하는 평가부를 포함하며,
상기 준지도부는 지정된 변수에 따라 군집화를 실시하고 군집화된 데이터에 샘플링 처리하는 군집화부와 전처리 된 데이터의 군집화에 적용되는 변수를 지정하는 변수지정부를 포함하고, 상기 변수지정부는 군집화 작업 반복횟수를 지정하는 반복횟수지정모듈과 군집화 작업 시 분류될 군집의 수를 지정하는 군집수지정모듈을 포함하는 것을 특징으로 하였습니다.
이때, 이 발명의 준지도부는, ① 레이블링되지 않은 데이터를 군집화하여 레이블링하되, ② 군집의 수와 군집화 반복횟수를 조절하여 ③ 기계학습에 사용되는 데이터의 레이블링을 다르게 하고, ④ 군집화된 데이터에 새로운 레이블 값을 부여함으로써 보안관리자의 판단 또는 필요에 부합하는 보안정책을 수립하는 기술적 특징을 통해 인용발명과의 차별점을 인정받아 등록되었습니다.
이와 같이, AI를 적용시킬 아이디어와, 기계학습을 수행하는 프로세스를 구현함에 있어서, 여러 방면으로 종래 기술과의 차이점을 고안하여 특허를 작성하고, 등록받을 수 있습니다. 후속 기고들에서는 미국을 비롯한 해외 심사기준과, 인공지능 특허권의 행사와 관련된 이슈를 소개해 드리도록 하겠습니다.
인공지능(AI) 기술과 AI 특허를 통한 새로운 도약
산업기술의 트렌드, AI
구글 딥마인드의 알파고(Alphago)가 2016년 이세돌 9단과의 바둑 대결에서 승리한 이후로, 4차 산업혁명 시대의 대표적 핵심 기술로 인공지능 기술이 주목받고 있습니다. 인공지능(Artificial Intelligence, ‘AI’)은 특정 기능을 수행하는 것을 목적으로 데이터를 이용하여 반복적인 기계학습을 통해 스스로 최적의 해결방안을 도출하는 기술입니다. 학계에서는 AI 기술을 ‘약한 AI’와 ‘강한 AI’로 구분하고 있는데, 빅 데이터를 기반으로 하여 인간처럼 스스로 사고하는 ‘강한 AI’와 달리, 현재 대부분의 AI는 특정 기술분야 내에서 목적을 가지고 기계학습을 통해 결론을 도출하는 ‘약한 AI’에 해당합니다.
AI는 지능형 로봇, 자율주행, 정밀의료, 스마트홈, 음석인식 등의 많은 기술분야에서 사용되고 있으며, 많은 데이터를 학습하여 추론해낸 결과값을 통해 자동으로 인간이 쉽게 할 수 없었던 작업을 대신하고 있습니다. 최근 인공지능 개발 트렌드는 아래와 같이 단순히 사물이나 이상상황을 포착하는 인지능력을 넘어, 인지한 상황으로부터 최적의 답을 찾아내고, 여기에 스스로 수행한 학습을 더해 추론 및 예측을 실시하고, 향후에는 문제를 스스로 발견하고 해결하는 행동 단계에 이르기까지 다양한 분야의 연구와 투자가 활발히 진행되고 있습니다.
진솔국제특허법률사무소에서는 인공지능(AI) 관련 특허 출원 경험을 바탕으로 4회에 걸쳐 ① 인공지능과 관련된 산업 동향, ② 인공지능을 활용한 기술의 특허 출원 방법, ③ 국내외 인공지능 특허 등록을 위한 심사기준 소개, ④ 인공지능 특허권의 행사와 관련된 이슈와 함께 산업분야별로 인공지능(AI)이 활용된 기술 및 특허 사례를 소개해드리도록 하겠습니다. 본 편에서는 인공지능과 관련된 산업 동향과 함께 조선산업 분야의 대표적인 인공지능 활용 사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.
AI 특허의 국제 및 국내 동향
국가별 패밀리특허 건수
많은 산업분야에서 AI를 적용하여 다양한 기능을 달성함과 함께, 근래에는 AI와 관련된 특허 출원이 증가하고 있습니다. 국가별로 이를 살펴보면, 미국과 중국에서 독보적으로 많은 AI 발명에 대한 특허가 출원되고 있습니다. 그러나, 아래와 같이 중국은 PCT 출원을 통해 세계적으로 특허를 보호받기보다는 국내 위주로 특허를 출원하고 있습니다. 중국의 경우 전체 특허 출원 건수는 많지만 PCT 출원 건수가 매우 적다는 점은 중국 기업이나 연구소가 중국 내 시장을 타겟으로 기술을 개발하거나, 세계적으로 보호할만한 고도한 기술에 대한 개발이 상대적으로 적다는 것을 의미할 수 있겠습니다.
특히, 국내에서도 AI와 관련된 특허가 다수 출원 및 등록되고 있는데, 2020년 기준으로 AI관련 특허 출원인으로 삼성이 전세계 4위, LG와 한국전자통신연구원이 전세계 19, 20위를 차지하고 있습니다. 우리나라에서는, AI 기술 분야의 특허 출원량이 증가함과 동시에 AI 기술과 연관된 다른 기술들, 즉 빅데이터, IoT, 헬스케어, 로봇, 자율주행 분야의 출원도 꾸준히 증가하고 있습니다. 코로나19 이후 비대면, 자동화의 트렌드와 방대한 양의 데이터로 인해 각종 산업분야에서 사용되는 AI 기술에 대한 특허를 선점하려는 기업들의 경쟁이 심화되는 추세입니다.
AI의 활용 – 정보통신, 컴퓨터 분야 / 제조업 분야
많은 AI 발명이 컴퓨터, 전자기술과 관련된 기업에서 출원되고, 영상 및 언어와 관련된 기술이 대부분을 차지한다는 점에서, AI 발명이 정보통신 또는 컴퓨터 프로그램 분야에서만 활용가능 한 것 아니냐는 의문이 들 수 있습니다. 그러나, AI 발명은 컴퓨터, 통신분야뿐만 아니라 제조업 분야에서도 다양한 방법으로 적용되고 있습니다.
통신 및 보안 분야에서 AI 발명의 적용의 일 예로써, 아마존은 자사 AWS(아마존 웹 서비스)의 보안을 위하여 인공지능을 통해 복수의 문서에 대한 지정된 사용자의 예상 활동을 결정하고, 실제 사용자 활동이 예상된 유형의 활동에서 벗어나는지 여부를 기준으로 하여 위험 점수에 따른 경고 임계값을 결정하는 지능형 보안 관리 시스템에 대해 특허를 받은 바 있습니다. AI 발명은 제조업 분야에도 사용될 수 있습니다. 제조업에서 AI 기술은 부품 설계, 부품의 제조과정에서 소요시간을 줄이고 불량률을 낮추는 분야에서 폭넓게 사용됩니다.
제너럴 모터스(General Motors)는 생산라인의 조립로봇에 탑재된 카메라를 이용해 조립로봇의 고장에 대한 사전 징후를 탐지하는 기술을 적용하였습니다. 해당 기술의 테스트 결과, 7천 개가 넘는 로봇 중에서 72건의 부품 고장 사례를 탐지하였으며, 사전 감지를 통해서 셧다운 타임을 최소화하였습니다.
또한, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 기반 알고리즘을 사용하여 부품 설계의 여러 과정을 신속하게 탐색하여 무게는 획기적으로 감소시키면서 강도는 유지할 수 있는 부품의 디자인도 도출하였습니다. 이러한 기술이 상용화되는 경우, 제품 경쟁력과 브랜드 이미지에 대해 긍정적 효과를 얻을 수 있습니다.
또한, 의료장비, 의료기기 업계에서도 AI를 통한 설계, 수술의 최적화가 다방면으로 수행되고 있습니다. 정보의 수집과 가공이 용이한 ICT( Information & Communication Technology) 기술이 적용된 의료기기가 증가함에 따라 의료용 빅데이터의 확보가 쉬워졌고, AI가 의료용 빅데이터를 학습하여 맞춤형 서비스를 제공하는 기술이 증가하고 있습니다. IBM에서 개발한 ‘Watson for Oncology’는 컴퓨터를 통해 환자 데이터와 의학전문자료 등 광범위한 임상 데이터를 분석해 환자 및 의사에게 적합한 치료 옵션과 관련 정보를 제공하는 서비스인데, 기존에 발표된 논문, 의학저널, 100여 종이 넘는 의학교과서에 대한 데이터를 학습하는 것을 넘어 세계적으로 발표되는 최신 자료들까지 학습에 사용하여 정확성을 키워나가고 있습니다.
한편, 미국의 의료기기회사인 Smith & Nephew Inc의 경우 관절 수술 중 인공 신경망이 내측 힘, 측 방향 힘, 내측 접촉점의 위치, 측 방향 접촉점의 위치, 환자의 인체 측정 특성 등의 인대 균형과 관련된 데이터를 기초로 하여 기계학습을 수행한 후 환자의 상태에 맞게 인대를 조정하는 기술을 출원하였습니다.
이와 같이 변화하는 산업 상황에 맞춰 AI 기술을 적용하는 기술을 고안하거나 사용하고 있는 경우, 해당 기술을 특허 출원 후 등록받아 AI 기술을 보호받는 것이 효과적입니다.
AI 발명을 출원하려면?
한국 특허청에서는 AI 학습을 통해 특정 기능을 수행하는 것에 특징이 있는 컴퓨터, 소프트웨어 관련 발명을 AI 발명으로 정의하고 있으며, AI 학습모델링 발명과 AI 응용발명으로 구분하고 있습니다.
AI 학습모델링 발명은 학습데이터(학습에 이용하기 위하여 수집되는 데이터를 의미함)와 실질적으로 기계학습을 수행하는 학습모델(학습 알고리즘, 데이터 전처리를 통한 학습 방법을 포함)을 기반으로 학습된 모델을 생성하는 것에 특징이 있는 발명으로, 학습 모델 연산의 가속화 방법, 데이터 정규화 방법, 학습 모델 자동 생성 방법 등의 기계학습 자체에 대한 발명을 말합니다.
반면, AI 응용발명은 사용 목적, 용도를 달성하기 위해 학습데이터와 학습모델을 이용하여 특정 기능을 수행하는 발명을 말합니다. AI를 통한 자율주행, AI를 통한 영상인식, AI 의료기기 등은 각각 특정한 목적을 달성하기 위해 AI를 통해 기계학습을 수행하는 것이기 때문에 AI 응용발명으로 볼 수 있으며, AI를 적용한 대다수의 발명이 위와 같은 AI 응용발명에 속하게 됩니다. 따라서, 아래에서는 AI 응용발명을 출원하기 위해 어떤 요소가 필요한지 간략하게 설명해 드리도록 하겠습니다.
(1) AI 아이디어
AI 발명을 출원하기 위해서는 먼저 AI를 적용시킬 아이디어가 필요합니다. AI를 통해 어떤 목적을 달성하고자 하는지, 즉 기계학습을 수행하는 학습부가 달성하고자 하는 용도가 결정되어야 합니다. 영상에서 특정 객체를 인식하고 움직임을 쫓는 AI, 파도와 풍속에 따라 운항 방향과 속도를 결정하는 AI와 같이, AI를 활용하여 달성하고자 하는 기능이 AI 발명의 기본적인 구성요소가 될 수 있습니다.
(2) AI의 프로세스
다음으로, AI가 특정 기능을 구현하기 위하여 기계학습을 수행하는 프로세스가 필요합니다. 오른쪽 그림과 같이, AI를 통한 기계학습은 ① 학습데이터(Raw data)를 수집하고, ② 수집한 데이터를 학습 목표에 맞도록 전처리(정규화, 규격화 등)한 후, ③ 알고리즘이나 신경망을 통해 구축된 학습 프로그램이 많은 양의 학습데이터를 통해 기계학습을 수행하게 됩니다. ④ 학습된 모델에 입력데이터를 넣어주면, 학습한 내용에 따른 결과가 출력되고 출력된 결과값을 목적에 맞게 사용할 수 있습니다.
AI 발명 사례
의료기기 분야에서는 AI가 환자의 사진이나 영상을 입력받고, 영상이나 이미지로부터 환자의 상태를 판독하는 기술이 다수 출원되고 있습니다. (주)뷰노에서 등록받은 “피검체의 흉부 PA 영상의 판독을 지원하는 방법” 특허는, ① AI의 아이디어로 피검체의 흉부 영상으로부터 딥러닝 모델이 ‘의학적 판단으로서의 소견(findings)’과 의사가 쓰고 읽을 수 있는 자연어 문장으로서의 ‘선택형 판독문’을 제공하는 것을 특징으로 하면서, ② AI의 프로세스로 의사가 판단한 질환 등의 소견에 관한 데이터 및 그 소견에 해당되는 부위를 표시한 마스크 데이터(mask data)를 학습 데이터로 입력받고, 흉부 영상의 특징을 추출하여 흉부 형상에 관한 판독 보조 정보를 생성한 후, 흉부 영상에 대한 적어도 하나의 소견 정보와 마스크 영상(mask image)을 제공하는 것을 개시하고 있습니다.
또한, 조선산업에서는 선박의 운항에 관련된 분야에서 인공지능이 주로 사용됩니다. 한국해양대 산학협력단의 “인공지능을 이용한 선박 운동 성능 예측 방법” 특허에서는, ① AI의 아이디어로 실시간으로 변화하는 외부 요소에 대응하여 선박의 운동 성능과 내항 성능을 예측하는 것을 특징으로 하면서, ② AI의 프로세스로 선박의 운항 상태 및 기상 상태에 대한 선박의 모니터링 정보를 전달받고, 학습을 위해 선박의 적재 상태의 무게중심, 흘수, 트림, 운항 상태인 선속 및 선수각을 입력변수로 근사모델에 입력하여 기계학습을 통해 운동응답함수를 출력하는 것을 개시하고 있습니다.
AI 발명에 대해 특허 출원을 하는 경우, 위의 사례에서와 같이 AI를 적용시킬 아이디어와 기계학습을 수행하는 프로세스를 기반으로 명세서와 청구항(보호범위)이 작성될 수 있습니다. AI 발명을 특허받게 되면, 해당 AI를 이용한 기술에 대해 독점적으로 실시할 권리를 가지게 되며, 무단으로 동일한 기술을 사용하는 사용자가 있는 경우 특허권을 기초로 하여 기술의 사용을 막을 수 있습니다. 나아가, AI 발명에 대한 특허를 통하여 빠르게 변화하는 산업 생태계에 대응함으로써 기업의 브랜드 가치를 제고하고, 기업의 새로운 성장 동력으로 삼을 수 있습니다. 다음 편부터는, 인공지능을 활용한 기술의 특허 출원 시 유의사항, 국내외 인공지능 특허 등록을 위한 심사기준, 인공지능 특허권의 행사와 관련된 이슈와 함께 의료, 제조 분야 등에서 인공지능의 활용 사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.
기존의 특허법 제2조 제3호 나목은 방법 발명의 실시에 관한 정의를 “그 방법을 사용하는 행위”만을 특허를 받은 발명의 실시로 규정하고 있어, 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허를 받은 발명의 실시에 해당하는지 불분명하였다.
이에 2020.3.11 시행 특허법은, 방법의 발명인 경우에 “그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위”로 개정함으로써, “그 방법의 사용을 청약하는 행위”도 방법 발명의 실시로 명확히 하였다.
다만, 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여, 특허권의 효력을 규정하고 있는 특허법 제94조에, “특허발명의 실시가 제2조 제3호 나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다”라는 제94조 제2항을 신설하였다.
따라서, 2020.3.11 이전에는 타인의 특허발명을 도용한 소프트웨어를 온라인으로 판매하는 경우는 특허권 침해에 해당하지 않았으나, 2020.3.11부터는 타인의 특허발명을 도용한 소프트웨어를 온라인으로 판매하는 행위도 발명을 실시한 것으로 되어 특허 침해에 해당하게 된다.
소프트웨어는 특허법상 보호 대상인 물건에 포함되지 않았기 때문에, 소프트웨어가 저장된 기록 매체나, 방법 발명 등으로 보호가 되었지만, 이번 법 개정을 통해 소프트웨어를 방법 발명으로 충분히 보호할 수 있게 되어 소프트웨어 개발자들은 자신들이 개발한 소프트웨어를 방법 발명으로 권리화 하는 방안을 적극 모색해 볼 수 있을 것이다.
하지만, 특허발명이 포함된 소프트웨어가 온라인으로 전송된다고 해서 곧바로 특허 침해가 되는 것은 아니고, 침해가 된다는 것을 알면서도 소프트웨어를 불법으로 유통 판매자만이 처벌되는바, 특허 침해 소송에서 침해자의 고의를 판단하는 것이 특허 침해 사안의 중요한 쟁점이 될 것이다.
발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다.
특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다.
따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.
