I. 특허법 및 실용신안법 시행규칙 개정 및 시행
특허청은 2024년 11월 1일부터 특허법 및 실용신안법 시행규칙 일부개정령을 시행합니다. 이번 개정은 발명자의 권리를 더욱 명확히 하고 특허 출원의 투명성을 높이기 위한 다양한 조치를 포함하고 있습니다
II. 주요 개정 사항
- 발명자 정정 제도 개선
●특허결정 때부터 설정등록 전까지 발명자 추가 금지 (발명능력이 없는 사람을 심사절차가 끝난 이후에 발명자로 추가하는 등의 악용 방지)
●발명자 정정은 동일성이 유지되는 경우(예: 개명, 주소 변경)에만 허용
●심사 절차 중 발명자 정정 시 정정 이유 설명서와 출원인 및 추가·정정되는 발명자가 서명한 확인서류 제출 필요
- 발명자 식별정보 기재 의무화
●특허출원서에 발명자의 국적과 거주국 기재 필수
●2자리 국가 코드로 명시
●별도 증명서류는 불필요
- 분할출원 심사순위 규정 개선
●분할출원의 자체 순서에 따라 심사순위 결정
●2025년 1월 1일부터 분할출원 자체의 심사청구순으로 심사 예정
- 국제출원 절차 간소화
●국제출원 후 절차 보정 시 보정서류를 3부에서 1부로 축소
III. 소결
특허청은 이번 개정을 통해 특허출원 시부터 진정한 발명자가 기재될 수 있게 되어, 발명자의 권리 보호와 출원 관계의 투명성을 높이는 중요한 변화가 될 것이라고 밝혔습니다. 이번 개정으로 발명자의 권리가 더욱 강화되고, 특허 출원 과정에서의 권리관계가 명확해질 것으로 예상됩니다. 또한, 지식재산권 분야의 공정성과 신뢰성이 한층 높아질 것으로 기대됩니다. 특허 출원인들은 이번 개정 사항을 숙지하고, 특히 발명자 추가 및 정정과 관련된 새로운 절차를 주의 깊게 따라야 할 것입니다
I. 배경
알파고가 출현하며 AI의 시작을 열고, 이제는 ChatGPT와 같은 AI의 시대가 도래했습니다. 갈수록 더욱 인간과 같이 사고하고 대화하는 AI의 발전이 더욱 빨라지고 있습니다. 그렇다면 특허 분야에서는 AI를 인간과 같이 볼 수 있을지 의문이 생깁니다.
최근 미국의 AI 개발자 Stephen Thaler 교수는 16개국에 특허를 출원했습니다. 다만, 통상의 출원과는 달리 그 발명이 인공지능을 통해 생성된 것이라고 주장했습니다. 또한 인공지능이 발명자로 기재되어 출원되었습니다.
대부분의 국가에서는 이를 인정하지 않았습니다. 미국의 경우 발명자는 자연인(natural persons)에 한정된다는 이유로 거절 결정을 내렸습니다. 그리고 유럽특허청, 독일, 영국, 일본 등의 국가에서도 유사한 취지의 판단을 했습니다.
II. 발명자
특허법에 따르면 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속됩니다(특허법 제33조 제1항). 또한 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 보고 있습니다(2011다67705 판결 등).
즉, 이 사안에서 AI가 ‘발명행위를 한 사람’으로 인정될 것인지가 문제될 것입니다.
III. 우리 나라의 판단
우리나라 특허청 역시 자연인이 아닌 자를 발명자로 기재한 것은 방식위반에 해당한다고 보아 특허출원이 무효라고 결정하였습니다. Stephen Thaler 교수는 위 무효처분은 위법하다며 서울행정법원에 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 한국 법원도 AI의 특허권을 인정하지 않는 판결을 내렸습니다. 즉 인공지능을 발명자로 한 특허출원은 방식위반으로 무효에 해당한다고 본 특허청의 견해가 옳다고 법원이 판단한 것입니다.
법원은 우리 특허법은 “발명을 한 사람”이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데(특허법 제33조), 발명자를 ‘사람’으로 한정하고 있는 이상 자연인 아닌 AI는 이에 해당할 수 없다고 보았습니다.
또한, 인공지능은 일반적으로 약한 인공지능(약인공지능), 강한 인공지능(강인공지능)으로 분류되는데, 인간이 개발하거나 제공한 알고리즘이나 데이터를 벗어나 스스로 결정하고 행동하는 강인공지능에 해당하는 인공지능이 등장했다고 볼 만한 자료가 없다고 보았습니다. 즉, 발명자로 주장된 인공지능 역시 강인공지능이 아닌 약인공지능으로 본 것입니다. 따라서 인공지능이 인간의 도움 없이 독자적으로 발명행위를 하였다고 인정하지 않았습니다.
뿐만 아니라, 인공지능이 발명을 하였다고 인정하더라도 특허법은 발명자에게 특허권을 원시적으로 귀속시키고 있으므로 발명자는 권리능력을 가짐이 전제되어야 하는데 현행 법령상 인공지능은 권리능력이 없으므로 인공지능을 발명자로 인정할 수 없다고 보았습니다.
III. 외국의 판단
미국 CAFC(항소심)의 유일한 쟁점은 AI 소프트웨어 시스템이 미국특허법상 "발명자"가 될 수 있는지 여부였습니다. CAFC는 특허법 조문의 문구 해석으로 시작하여 발명자는 '개인'임을 명확히 규정하고 있다고 인정했습니다. CAFC는 특허법은 '개인'에 대해 정의하고 있지 않았지만, 미연방대법원은 의회의 다른 해석이 한 '개인'이라는 용어는 인간을 지칭한다고 설명하고 있다고 설시하였습니다. CAFC는 또 이 결과는 법인도 국가도 발명자가 될 수 없고 자연인만이 발명자가 될 수 있다고 판시한 CAFC 자신의 종래 판례와도 일치한다고 판시했습니다.
CAFC는 AI에 의해 생성된 발명은 혁신과 공개를 촉진하기 위해 특허가 가능해야 한다는 Thaler의 정책적 주장을 기각했습니다. CAFC는 이러한 정책적 주장은 억측이며 미국특허법의 문구에는 어떠한 근거도 없으며, Thaler의 정책적 주장은 미국특허법의 명문에 반하는 것이라고 판시했습니다.
한편 CAFC는 인간이 AI의 도움을 받아 이루어진 발명이 특허보호 적격성을 갖는지 여부에 대한 문제에는 직면하지 않았습니다.
IV. 소결
우리나라 및 세계 여러 다른 나라의 이번 판결에 기초해서 볼 때, 아직 인공지능에게 발명을 할 능력이 있다거나(강인공지능), 권리능력이 있다고 인정하지 않을 것으로 보입니다. 따라서, 인공지능을 활용하여 발명을 한 경우, 인공지능을 활용하여 발명을 한 인간을 발명자로 표시하여 출원하는 방법이 사용될 수 있을 것입니다.
다만, 향후 강인공지능이 출시되거나, 인공지능에게 법인격 등을 인정하는 법안이 제정되거나 개정된 후에는 인공지능을 발명자로 표시하여 출원하는 방법도 생각해 볼 수 있을 것입니다.
직무발명 및 과거 문제점
지식과 기술이 핵심요소가 되는 지식기반경제에서 핵심기술 및 원천기술의 확보는 기술경쟁력을 가늠하는 척도이자, 생존 및 발전을 위한 필수전략입니다.
오늘날 대부분의 핵심기술 및 원천기술은 주로 법인의 주도하에 개발되고 있는데, 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침하는 기술이 한층 복잡해지고 다양해짐에 따라 기존의 기술을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발이 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비 지원 없이는 사실상 불가능하기 때문인 것으로 볼 수 있습니다.
따라서 기업 등에 의해 이루어지는 직무발명이 발명의 대부분을 차지하고 있는데, 이전에는 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 대한 권리를 승계 받기로 하는 계약이나 근무규정이 존재하더라도, 사용자가 승계 통지를 하여야 비로소 직무발명에 대한 권리가 승계되었습니다.
이에 따라 직무발명 완성 시부터 사용자의 승계 통지 전까지 직무발명에 관한 권리관계가 불확정적이었습니다.
이로 인해 종업원이 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 이중양도할 가능성이 존재했습니다.
그러한 경우, 양수인(제3자)가 이중양도에 적극 가담하지 않은 이상 이중양도는 무효가 아니라는 판례의 법리에 따라 사용자가 직무발명에 대한 권리를 잃을 위험이 있었습니다.
발명진흥법 개정 및 그에 따른 대처방안
이러한 문제를 해결하기 위하여 2024년 2월 6일 발명진흥법이 개정되고, 8월 7일부터 개정된 발명진흥법이 시행되어 직무발명의 권리 승계 절차가 간소해졌습니다.
이러한 문제를 해결하기 위하여 2024년 2월 6일 발명진흥법이 개정되고, 8월 7일부터 개정된 발명진흥법이 시행되어 직무발명의 권리 승계 절차가 간소해졌습니다.
개정법에 의하면 예약승계규정이 있는 경우 종업원이 직무발명을 완성한 때 별도의 권리승계 통지 없이도 사용자에게 직무발명에 대한 권리가 자동으로 승계되는 것으로 변경되었습니다.
개정법에 따라 사용자와 종업원이 협의하여 직무발명에 대한 권리를 승계 받기로 하는 계약이나 근무규정을 미리 정한 경우(자동승계규정) 직무발명에 대한 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자에게 자동으로 승계됩니다(발명진흥법 13조 1항).
그러므로 종업원이 직무발명 완성 사실을 숨기고 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 양도하더라도 이는 무권리자에 의한 양도이므로 제3자는 이중양도에 대한 적극 가담 여부와 상관없이 그 권리를 취득할 수 없습니다.
예외적으로 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하지 않기로 하는 경우에는 4개월 이내에 종업원에게 통지할 수 있습니다(발명진흥법 13조 1항 단서).
다만, 직무발명에 대한 권리를 승계 받기로 하는 근로계약이나 규정이 없는 경우에는, 사용자가 권리를 승계 받기 위해서는 종업원과 별도로 합의하여야 하고, 기존과 동일하게 4개월 이내에 발명에 대한 권리 승계 의사를 종업원에게 서면으로 알려야 합니다.
따라서 이러한 권리 승계와 관련한 규정을 미리 마련하여 대비하는 것이 중요합니다.
한편, 이와 같은 직무발명 권리 승계 관련 규정은 개정된 발명진흥법이 시행된 이후 직무발명한 경우부터 적용됩니다(발명진흥법 부칙 제2조).
위와 같이 개정된 발명진흥법은 사용자의 직무발명에 대한 권리 승계 요건을 완화하여 사용자의 불편을 덜고 직무발명의 권리 귀속 관계를 명확하게 하였습니다. 이러한 발명진흥법의 관련 규정에 따라 직무발명에 관한 근로계약 및 규정 등을 새롭게 마련할 필요성이 생겼으므로 이를 당소와 상담하여 마련하시기 바랍니다.
저희 진솔국제특허법률사무소가 KOSME가 지원하는 중소기업 혁신 바우처 공식 수행기관으로 선정되었습니다.
금번 선정으로 인한 수행기간은 2024년 8월부터 2026년 12월까지입니다.
이번 기회를 통해 더 많은 중소기업들이 지식재산권을 보호하고, 이를 바탕으로 지속 가능한 성장을 이루어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
앞으로도 저희 사무소는 고객의 성공을 위해 끊임없이 노력하며, 함께 성장하는 파트너가 될 것을 약속드립니다.
중소기업 혁신 바우처란?
중소기업 혁신 바우처 사업은 성장 가능성이 높은 중소기업과 스타트업 맞춤형 지원을 통해 경쟁력을 강화해주기 위한 정부지원사업입니다
중소기업 혁신 바우처는 최근 3년간 평균 매출액이 120억원 이하인 제조 소기업을 대상으로 지원됩니다. 제조 소기업의 경우, 평균 매출액에 따라 지원 보조율이 차등 적용됩니다.
중소기업 혁신 바우처 사업은 컨설팅(3개 지원프로그램), 기술지원(4개 지원프로그램), 마케팅(3개 지원프로그램) 등 3개 분야 10개 지원프로그램으로 구성되어 있습니다.
진솔국제특허사무소에서는 기술지원 분야의 기술이전 및 지재권 획득(특허출원, 실용신안출원, 해외출원, 상표출원, 디자인출원, IP분쟁대응, IP소송, IPO 컨설팅) 서비스를 받아 보실 수 있습니다.
중소기업 혁신 바우처 사업을 지원받고자 하는 중소기업은 혁신 바우처 홈페이지 로그인 후 사업신청을 통해 신청하실 수 있습니다.
저희는 기술특례상장을 준비하는 기업들의 상장 성공에 도움이 되는 바람직한 특허 포트폴리오, 특허분쟁으로 인한 회사 위험 회피 전략을 알아보기 위하여, 특허를 포함한 지식재산권이 상장심사에 미치는 영향, 기술특례상장의 성공사례, 실패사례를 차례로 연재하고자 합니다. 금번에는 특허 등이 상장 심사 평가 항목인 사업위험과 회사위험 평가시 어떻게 활용되고 있는지 알아보도록 하겠습니다.
1. 기술특례상장의 위험요소들
기술특례상장에는 여러 투자위험요소가 존재하고, 심사 과정에서 각 요소별로 이러한 위험들에 대하여 어떻게 대처하고 있는지를 평가하고 있습니다. 기술특례상장시 투자자들을 보호하기 위하여 평가기관이 핵심투자위험을 평가하고 이를 공개하게 됩니다. 이러한 핵심투자위험은 사업위험, 회사위험, 기타투자위험의 세 가지로 분류됩니다. 이러한 분류에 따른 위험들을 알아보고, 분류에 따라 전문심사기관이 각 요소별로 심사한 내용을 바탕으로 하여 특허를 포함한 지식재산권의 역할을 알아볼 필요가 있습니다.
2. 핵심투자위험의 분류
사업위험은 글로벌 경기 침체나 주식시장 변동 등에 따른 사업 및 재무상황에 미치는 영향에 따른 위험이나, 목표 시장이나 산업분야의 성장의 둔화에 따른 위험, 목표 시장이나 산업분야 내 경쟁의 심화에 따른 위험, 또는 신규 사업에 따른 위험이나 경쟁력 확보에 대한 위험 등을 말합니다. 경기 개선이 지연될 경우 소비 위축, 설비투자 지연, 수출 감소 등의 여러 요인이 사업 및 재무상황 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하기 때문에 사업상 여러 위험이 발생할 수 있습니다.
한편, 회사위험은 기술성장기업이 일반기업 및 벤처기업에 비하여 주요 외형요건에 관한 심사가 완화되어 있기 때문에 발생합니다. 특히, 기술성장기업의 경우 경영성과 및 시장평가요건 등의 제한이 적습니다. 즉, 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전인 경우가 많기 때문에, 여러 여건에 따라 이익을 실현하지 못할 위험이 있음을 의미합니다. 이에 따라 수익성 관련 위험, 재무안정성 관련 위험, 현금흐름 관련 위험들이 빈번히 발생하는 한편, 핵심(연구개발) 인력의 이탈에 따른 위험이나 지적재산권과 관련한 위험들 역시 회사위험의 하나로 판단됩니다.
기타 투자위험은 상장 과정에서 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험, 비교기업 선정이 부적합한 경우 평가액이 부적당하게 산정되는 것과 관련한 위험, 기관투자자의 수요예측 참여 기준 변경에 따른 위험, 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험 등 주로 상장 과정 및 상장에 따른 여러 위험을 포함하고 있습니다.
이 중, 특허를 비롯한 지적재산권의 보유 및 활용 등은 주로 사업위험 및 회사위험 분야에서 어떠한 방식으로 위험에 대처하고 위험을 분산시키고 있는지와 관련하여 평가되고 있습니다.
3. 특허가 사업위험 평가에 미치는 영향
(1) 글로벌 경기 둔화, 금리 인상 등의 리스크에도 견고한 기술 경쟁력을 가지는지 여부에 대한 평가
사업위험에는 글로벌 경기, 주요국 금리인상, 신용 긴축, 지정학적 리스크, 금융 불안정성 확대 등과 같은 불확실성 요인으로 인하여 사업 분야 전반에 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 상장심사시에는, 위와 같은 리스크가 발생했을 때 기업이 시장에 대한 독점력을 유지하고 거세지는 경쟁기업의 시장 진입 시도를 차단하거나 지연시킬 수 있는지를 평가하게 됩니다. 따라서, 이에 대비하여, 기업들은 더 견고한 기술진입장벽을 구축할 필요성이 있으며, 기업의 핵심 기술에 대하여 국내뿐만 아니라 해외에서도 특허를 취득하는 노력을 기울여야 합니다.
(2) 산업 내 경쟁 위험에 대한 대처 역량 평가
또한, 사업위험의 평가항목 가운데 하나인 산업 내(혹은 목표 시장 내) 경쟁 위험 평가에 지식재산권은 영향을 미칩니다. 특히, 글로벌 시장을 타겟으로 하는 경우 글로벌 경쟁 기업들과의 사이에서 경쟁력을 갖추었는지가 논점이 될 것입니다. 가격 경쟁력 및 고객사의 니즈에 대한 즉각적인 대응 능력 등과는 별개로, 국내뿐만 아니라 해외에서 특허 취득을 통해 회사의 기술력을 입증하여 타사와 차별되는 경쟁력을 갖추고, 주요 사업 방어를 위한 관련 특허를 취득하여 기술적 진입 장벽을 견고히 하고 있는지가 중요한 포인트라고 할 수 있습니다. 통상 기술특례상장기업들은 기술의 발전 및 변화가 빠르게 이루어지고 있는 산업 분야에 종사하고 있습니다. 즉, 이는 기술 개발의 난이도가 높다는 것을 의미합니다. 따라서 기술의 지속적인 발전, 고객의 요구사항에 맞추어 이를 적절히 구현할 수 있는 능력 등 기술 경쟁력 확보가 경쟁우위 유지의 핵심 요소라고 할 수 있습니다.
(3) 교섭력 열위 위험에 대한 대처 역량 평가
뿐만 아니라, 사업 위험의 다른 평가항목인 교섭력 열위에 따른 위험 평가에도 지식재산권은 영향을 미칩니다. 이는 규모가 큰 고객사들이 통상 우월한 협상력 및 단가 교섭력을 보유하고 있기 때문에 발생하는 것입니다. 교섭력이 약화될 경우 판매 단가 인하 요구에 따른 매출 및 수익성 악화가 발생할 수 있으므로 교섭력을 보유하고 이러한 위험에 대처할 필요가 존재합니다. 이러한 우월한 지위에 있는 고객사들과의 교섭력을 강화하기 위하여는 꾸준한 기술개발을 하고 있는지가 중요합니다. 기술의 확보는 단기간에 이루어지는 것이 아니라 오랜 시간 꾸준한 연구개발을 통해야만 가능한 것입니다. 따라서 관련 사업을 추진하기 위한 관련 기술을 선제적으로 개발하여 확보하고 경쟁사 대비 기술적 우위를 점하고 있어야 합니다. 기업들은 이러한 기술력을 보유하고 있다는 사실을 정부 과제 수행, 논문 발표 및 특허와 같은 지적재산권 확보 등으로 입증할 수 있습니다.
4. 특허가 회사위험 평가에 미치는 영향
(1) 핵심 인력 유출 등으로 인한 기술 경쟁력 약화 리스크에 대한 대처 역량 평가
회사위험과 관련, 기술성장기업은 '일반기업' 및 '벤처기업'에 비해 주요 외형요건 심사가 완화되어 있으며, 특히 경영성과 및 시장평가요건 등에 있어 제한이 적기 때문에 일반적으로 사업의 성과가 본격화되기 전인 경우가 많습니다. 즉, 기술성장특례의 적용을 받아 상장예비심사를 신청하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지는 않고, 손실을 나타내고 있는 경우가 대부분입니다. 이에 따라 수익성 관련 위험이나, 재무안정성 관련 위험, 현금흐름 관련 위험과 같은 여러 위험들에 직면했을 때, 핵심인력(혹은 연구개발인력)의 이탈 등으로 인해 기술 경쟁력 약화 위험이 발생할 수 있는지 여부를 평가하게 됩니다. 기술특례상장 기업들은 대부분 그 특성상 연구개발 인력의 역량, 지식, 기술에 의존하는 기술 집약적 산업 분야에 종사하고 있습니다. 즉 연구개발 인력에 대한 높은 의존도에 따라 기술개발 성과가 좌우되는 특징을 지니고 있다고 할 수 있기 때문에 연구개발 인력이 이탈할 경우 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 즉, 핵심 인력이 국내외 경쟁사로 유출될 경우 그 동안 축적해온 기술 및 관련 노하우 등이 외부로 유출되어서 경쟁력이 약화될 위험이 있습니다. 이에 따라 국내외 특허를 출원하고 등록하여 인력이 유출되는 일이 생기더라도 특허로 핵심 기술 및 관련 노하우를 보호하고 지속적으로 기술 경쟁력을 확보하고 있음을 증명할 필요가 있습니다.
(2) 타인의 지식재산권 침해로 인한 특허분쟁 리스크 대처 역량 평가 뿐만 아니라, 회사위험에는 지적재산권 관련 위험이 존재합니다. 특성상 기술성장기업들은 보유하고 있는 특화된 기술 및 사업화 능력에 의하여 성패가 결정되는 기술집약적 산업 분야에 종사하며, 이를 위한 기술보호가 필수적입니다. 이에 따라서, 회사들은 핵심 기술을 비롯하여 당사의 기술 전반에 대한 연구개발과 더불어 국내 및 해외에서 기술을 보호하기 위하여 특허, 디자인, 상표 등의 지적재산권을 등록 및 보유하고 기술을 효과적으로 보호할 필요가 있습니다. 또한, 보유한 핵심기술 및 특허권과 관련한 소송이나 분쟁과 같은 우발요소가 발생할 경우 치명적인 피해를 입을 수 있습니다. 이에 따라서 사전에 기술 고도화에 따른 특허의 침해 가능성 확인 및 회피 설계를 진행할 필요가 있습니다. 또한 사업 및 기술 로드맵과 일치하는 특허 전략을 수립하여 기업가치 향상에 기여하는 특허권을 보유하고 특허 포트폴리오를 수립하여 목표 시장 내 경쟁력을 높일 필요가 있는 한편, 특허에 대한 소송 및 분쟁 가능성을 근본적으로 방지하여 영업 및 손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 요소를 최대한 줄여야 할 것입니다.
5.결어
위에서 살펴본 바와 같이, 특허 등의 지식재산권은 상장 후 기업이 직면하게 될 다양한 리스크에 대해 대처하는 역량을 보유하고 있는지 여부를 판단하는 척도로서 작용하고 있으며, 국가별, 사업별로 다양한 특허 포트폴리오를 일정 기간 동안 꾸준히 준비하여 왔는지 여부와 현재/미래에 발행했거나 발생할 특허분쟁으로부터 기업/투자자가 손해를 볼 수 있는지 여부를 평가하고 있음을 확인할 수 있으며, 기술특례 상장을 준비하는 기업은 미리 이에 대비할 필요가 있는 것입니다. 차회부터는 성공사례와 실패사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.
이전에는 거절결정을 받은 후 거절되지 않은 부분만을 분할하여 '분할출원'할 수는 있었으나, 거절결정에 불복하여 제기한 특허 심판에서 기각 심결을 받아 거절결정이 유지 된 경우, 청구항 중 일부가 등록 가능했더라도 특허 전체가 거절되어 등록 가능한 청구항을 구분하여 특허를 받을 수 없었습니다. 그러나 개정된 특허법에서는 심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록 가능한 청구항만을 구분하여 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도업하여 출원인이 특허를 받을 수 있는 기회를 확대하였습니다.
분리출원 제도를 활용하면 특허거절결정 불복심판청구가 기각된 경우에도, 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 거절결정을 통해 거절되지 않았던 청구항이나, 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항들을 삭제한 청구항 등으로 기존 출원의 일부를 '분리'하여 새롭게 출원을 받을 수 있게 되었습니다.
i) 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
iii) 위의 i) 및 ii)의 청구항을 제47조 제3항의 보정 제한사항에 따라 기재한 청구항(청구범위의 감축, 오기의 정정, 불분명한 기재의 명확화, 제47조 제2항에 따른 신규사항추가금지 위반의 경우 이를 되돌리는 보정)
iv) 위의 i) 내지 iii)의 청구항에서 제47조 제2항에 따른 신규사항추가금지 위반의 경우 이를 되돌리는 보정
다만, 이 경우 새로운 특허출원(분리출원)의 청구범위에는 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항이나 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항만을 적을 수 있습니다. 또한, 이러한 분리출원은 새로운 분리출원, 또는 변경출원의 기초가 될 수는 없습니다.
뿐만 아니라, 분할출원의 경우에도 선 출원에 우선권 주장이 있으면 선 출원에 대한 분할출원 시에도 우선권을 자동으로 인정하여 우선권 주장의 누락 등의 실수로 출원이 거절되는 것을 방지할 수 있게 되었습니다. 이전에는 분할출원을 하면서 우선권주장을 누락한 특허출원이 연 평균 137여건에 달했는데 이러한 법 개정으로 출원인들을 더 보호할 수 있게 되었습니다.
미국, 유럽 등 해외에서는 이전부터 후출원인이 상표권자를 접촉해 공존동의서(Coexistence Agreement)를 받아 심사관이나 심판관에게 제출하면 상표 등록을 허용하는 제도가 운용되어 왔습니다. 공존동의서는 선출원인이 두 상표가 유사하지 않거나, 상품이 다르기 때문에 상표 등록되어도 좋다는 적극적 의사표시인 것입니다.
그러나 우리 나라에는 지금까지 이러한 제도가 존재하지 않았기 때문에 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록되어 있거나 먼저 출원한 상표가 존재하는 경우, 뒤에 출원한 상표는 등록이 거절되었습니다. 이러한 경우, 양도나 이전을 통해서만 상표 사용이 가능했습니다.
통계에 따르면 전체 거절상표 중 40% 이상이 동일‧유사를 이유로 거절되어 왔으며, 그 중 약 80%가 중소기업 및 소상공인이 출원한 상표에 해당합니다. 이들은 사용하려던 상표의 등록이 거절될 경우 심각한 경영상의 불안정에 노출될 수밖에 없었습니다.
이러한 문제를 해결하기 위하여'공존동의제'를 내용으로 하는 상표법 개정안이 2023.10.31. 공포되고 2024.5.1. 부터 시행되어 위와 같은 불편함이 줄어들고 상표권 관련 분쟁이 방지될 수 있게 되었습니다. 다만 소비자들의 오인이나 혼동을 방지하기 위해 상표와 지정상품이 '동일'한 경우는 이러한 동의가 있는 경우라도 등록을 할 수 없는 점에 주의해야 합니다.
또한, 개정법은 상표 등록 취소 사유로 선등록상표권자나 선출원인의 동의 하에 등록된 상표 또는 그 상표등록에 동의를 한 자의 상표 중 어느 한쪽이라도 부정경쟁목적으로 사용되는 경우를 추가함으로써, 두 상표권자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러 일으키게 한 경우에는 상표등록을 취소할 수 있게 하였습니다.
기술특례상장
기술특례상장제도는 미래 성장성이 인정되는 기술기업들의 상장을 장려하고 확대하기 위하여 일반상장제도에서 과거의 경영 성과 위주의 심사를 통해 상장 허부를 결정하는 것과는 달리, 미래의 경영 성과를 예측할 수 있는 기술성이나 사업성을 심사하여 상장 허부를 결정하는 제도입니다. 이러한 기술특례상장은 혁신기술과 사업모델의 두 가지의 트랙으로 나뉩니다. 기술기반기업이란 기술중심 기업으로 기술의 완성도, 경쟁력, 시장성 등이 높은 중소 기업을 말하고, 사업모델기업이란 독창적 사업모델이나 혁신적 아이디어 등을 갖는 창의적이고 혁신적인 기업으로 기술기반기업이 아닌 중소기업을 말합니다.
전문평가제도
기술특례상장제도는 일반적인 상장과 달리 심사의 객관성 및 전문성 제고를 위해 전문평가제도를 운영하여 심사하고, 전문평가기관의 평가를 통해 경영성과 및 시장평가 요건을 갈음하고 있습니다. 기업들은 상장주선인을 통하여 2개의 전문평가기관으로부터 평가를 받아야 하고, 예비심사신청일 전 6개월 내에 수령한 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A등급 이상, 낮은 등급이 BBB등급 이상일 것을 요합니다.
전문평가기관은 현재 국책연구기관(한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국전자통신연구원, 정보통신기술진흥센터, 한국생명공학연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국식품연구원, 해양수산과학기술진흥원, 농업기술실용화재단, 한국인터넷진흥원, 정보통신정책연구원, 금융보안원, 한국에너지기술평가원, 국토교통과학기술진흥원, 한국발명진흥회 등)과 TCB(기술신용평가)기관들(기술보증기금, 나이스평가정보, 이크레더블, SCI평가정보, 한국기업데이터, 나이스디앤비, 한국기술신용평가)이 존재하는데, 국책연구기관은 전문평가업무 참여율이 낮고, TCB사들이 점수 부여에 더 관대한 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 전문평가기관들의 평가는 2번의 실사를 통해 진행되며, 평균적으로 6주 정도가 소요됩니다.
예비기술평가
이러한 전문평가 전, 평가 수수료를 지불하고 전문평가기관으로부터 예비기술평가를 받아볼 수도 있습니다. 예비기술평가의 경우 본기술평가와는 달리 보고서가 주어지고, 항목별 배점과 평가에 대하여 자세한 피드백이 가능하므로 이를 통해 본 평가를 대비할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 예비평가에 참여한 기관은 본 평가의 전문평가기관으로 지정되지 않으므로, 이를 통해 원하지 않는 기관을 피하는 전략으로도 활용할 수 있습니다.
평가항목 및 항목별 점수획득 전략
한국거래소는 최근 표준 기술평가 모델을 도입하여 기술평가를 진행하고 있고, 평가 항목은 크게 대분류로 기술성 및 시장성 2가지 항목이 있습니다. 혁신기술트랙의 경우 ‘전문평가기관’이 ‘기술력’을 평가하며, 사업모델트랙의 경우 ‘증권사’가 ‘사업성 및 시장성’을 평가하게 됩니다. 기술평가의 각 항목별 가중치는 평가기관마다 차이가 존재하며, 평가 방식이나 평가 매뉴얼 또한 각 평가기관의 재량에 따릅니다. 특히, 평가 매뉴얼은 각 평가기관의 영업비밀에 해당하여 공개되지 않고 있습니다.
기술평가에서 좋은 점수를 받기 위해서 신청인의 주력 제품이나 서비스와 관련된 특허를 출원 및 등록하면 해당 기술이 신뢰성과 차별성을 보유하고 있다는 것을 증명할 수 있습니다. 또한 해당 특허의 넓은 보호 범위를 입증하여 기술의 모방 난이도가 높다는 점을 증명할 수 있습니다. 이를 통해 기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 기술의 차별성, 기술의 모방난이도 등에서 높은 배점을 획득하면 기술성 부문에서 높은 평가등급을 받을 수 있습니다.
뿐만 아니라, 아직 해외에 진출하지 않았더라도, 해외 특허 보유 여부는 시장성 평가에 있어 정량적인 평가 요소 항목이므로 해외 특허 출원 역시 필수적입니다. 또한 회사의 핵심기술 및 제품에 대한 특허가 다각도(내용, 시기, 지역)로 보호되고 있는지에 대한 여부도 확인이 필요합니다. 그리고 FTO(Freedom to operate) 분석 및 무효 분석 보고서가 평가 이전에 준비되어서 제출되는 것이 바람직합니다. 그리고, 현재 사업 영역에서 확장 가능한 부분을 특허로 보유하고 있는 것이 바람직합니다. 만약 확장하려는 사업 영역이 없더라도, 경쟁사를 분석한 후 확장 가능한 부분을 방어적으로 특허로 보유하는 것 역시 도움이 됩니다.
당소는 이러한 부분들을 포함하여 상장을 신청하려는 고객사들의 특허 포트폴리오를 계획하고 작성하여 드리는 한편, 권리성을 입증하고 평가하기 위한 FTO분석 및 무효분석보고서를 작성하여 빠른 IPO 심사 통과를 위한 도움을 드리고 있으니 상장을 준비하시는 고객사 여러분은 문의 바랍니다.
저희 사무소에서 대리했던 특허분쟁 사건 가운데, 의뢰인의 동의를 얻은 사례를 중심으로 사건의 경과와 판결내용을 소개해 드리고 있습니다. 이번에는 특허침해 경고를 받은 저희 의뢰인측에서 특허권자를 상대로 권리범위확인심판을 청구하여 최종적으로 권리범위에 속하지 않는다는 결과를 이끌어 낸 사례를 소개해 드리겠습니다.
“자동절단기용 프로파일 투입 장치” 특허분쟁(권리범위확인) 사례
1. 사건의 개요
A기업은, 대한민국 특허등록 제10-2023303호(2019. 2. 20. 출원, 2019. 9. 11. 등록) “자동절단기용 프로파일 투입장치”에 대한 특허권을 가진 기업이며, B기업은 특허발명과 유사한 제품을 자체 개발하여 판매하는 기업인데 A기업은 B기업이 국내에서 유사한 제품을 제조판매하자 B기업의 제품이 자신들의 특허권의 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 구하는 권리범위 확인심판을 청구하였습니다. 이에, 저희 사무소는 B 기업을 대리하여 이 사건을 수행하였으며, 특허심판원으로부터 B기업의 제품은 A기업의 특허권의 범위에 속하지 않는다라는 심결을 받은 뒤, B기업은 자유롭게 관련 제품을 판매할 수 있었던 사건입니다.
2. 사실관계
(1) A기업의 특허내용, A기업의 출원전 제품 판매
A기업 특허는, “자동절단기용 프로파일 투입 장치에 관한 것으로, 특히 창호용 프로파일과 같이 폭 방향으로 밀착하게 이송하면 이웃한 두 개의 프로파일 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일도 원하는 개수만큼 자동절단기에 공급하게 하여 자동절단기에서 한 번에 절단할 수 있도록 투입할 수 있게 한 것을 해결하고자 하는 것”을 기술적 과제로 하고, 나아가 청구범위 제1항에는,
“폭방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 프로파일(P)을 미리 입력받은 개수만큼 폭 방향으로 이송하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치에서,프로파일(P)을 연속해서 이송하게 하되, 길이 중간 부분에 제1스토퍼(110)를 갖추고, 프로파일(P)이 이동하는 앞쪽에는 제2스토퍼(120)를 갖추되, 상기 제1 및 제2스토퍼(110, 120) 사이에 놓인 프로파일(P)을 한 번에 자동절단기(C)로 자를 수 있게 보조 컨베이어(100')를 포함하는 적어도 두 개의 컨베이어(100); 상기 제1스토퍼(110)에 걸린 프로파일(P)을 상기 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이로 옮겨주는 클램프 수단(300); 및 입력받은 프로파일(P)의 개수만큼 상기 클램프 수단(300)을 제어하여 반복 동작하게 하는 제어기;를 포함하되,
상기 클램프 수단(300)은, 이웃한 두 개의 컨베이어(100) 사이에 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 아래에서 프로파일(P)의 이동 방향으로 움직일 수 있게 장착한 제1 액추에이터(310); 상기 제1 액추에이터(310)끝에 제2 액추에이터(321)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)을 올려놓는 이송면 위로 돌출하여 프로파일(P)의 윗면에 밀착하게 하는 제1 클램퍼(320); 및 상기 제1 액추에이터(310) 끝에 제3 액추에이터(331)의 작동으로 움직이게 설치하되, 프로파일(P)의 아랫면에 밀착하게 하는 제2 클램퍼(330);를 포함하고, 상기 제어기는, 컨베이어(100) 위에 차례로 놓여 폭 방향으로 밀착하여 밀착 면 사이에 틈새가 없거나 거의 없는 상태가 되도록 여러 개의 프로파일(P1~P7)에서 입력받은 프로파일(P) 개수만큼 옮길 수 있도록 아래 과정을 반복하되,
(1) 상기 클램프 수단(300)을 통해 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동한 첫 번째 프로파일(P1)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이송
(2) 상기 클램프 수단(300)이 되돌아오게 하면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 두 번째 프로파일(P2)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 첫 번째 프로파일(P1)이 제2스토퍼(120)에 걸리게 이동
(3) 상기 클램프 수단(300)을 이용하여 제1스토퍼(110)에 걸린 두 번째 프로파일(P2)을 집어서 제1스토퍼(110)와 제2스토퍼(120) 사이에 놓이게 이동시킨 다음 다시 원래 위치로 되돌아가면서, 상기 컨베이어(100)를 작동하여 세 번째 프로파일(P3)이 제1스토퍼(110)에 걸리게 이동하고, 동시에 두 번째 프로파일(P2)이 첫 번째 프로파일(P)과 밀착하게 이동시켜 주는 것을 특징으로 하는 자동절단기용 프로파일 투입 장치“를 기재하고 있습니다.
한편, A기업은, 위 특허발명과 아래와 같이 유사한 제품을 2016. 거래처에 납품한 사실이 있었습니다.
(1) B기업의 제품
B기업 제품은 아래와 같이 크게 프로파일을 컨베이어(10) 측의 전방으로부터 롤러(30) 측의 후방으로 이송하면서, 정해진 개수의 프로파일을 롤러(30) 측으로 이동시키고 정렬하여 한번에 정렬할 수 있도록 컨베이어(10), 슬라이딩바(20), 롤러(30), 수평이동장치(40), 클램프(50), 승강장치(60) 및 상기 클램프를 제어하는 제어기로 이루어집니다.
3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결
(1) 사건의 쟁점
이번 사건에서는 크게 두 가지의 쟁점이 있었습니다. 첫번째 쟁점은 A기업이 출원 이전에 유사 제품을 판매했는지 여부와 판매한 제품과 특허내용이 일치하는지 여부이고, 두번째 쟁점은 B기업의 제품이 A기업의 특허와 ‘컨베이어’, ‘클램프수단’, ‘제어기’에 있어서 차이가 있지만 단순한 설계변경 수준에 지나지 않아 권리범위에 속하는지 여부였습니다.
(2) 당사자들의 주장
첫번째 쟁점에 있어서, A기업은 B기업이 특허발명이 출원이전에 판매되었음을 증명하기 위하여 제출한 견적서, 계약서 등에 대하여 자신들은 알지 못하는 자료라고 주장한 반면, B기업은 해당 자료들은 모두 A기업이 거래처인 C기업에 제품 판매를 위하여 제공한 견적서, 계약서이므로 이들 서류들을 부지하는 A기업의 주장은 타당하지 못하다고 반박하였습니다.
두번째 쟁점에 있어서, A기업은 구성에 있어서 자신들의 특허와 B기업 제품은 일부 구성에 있어서 차이가 있긴 하지만 사소한 설계변경에 지나지 아니하고, 효과에 있어서 B기업 제품은 설계변경으로 인해 오히려 자신들의 특허발명보다 다소 떨어지게 되었다고 주장한 반면, B기업은 구성에 있어서의 차이는 발명의 본질적인 부분에 해당하고 효과에 있어서 열악한 효과를 가진다는 주장에 동의할 수 없지만 만약 A기업의 주장이 사실이라면 동등한 작용효과가 있을 때 균등한 발명으로 인정되어 권리범위에 속하게 되는 균등론의 법리에도 반하므로 오히려 A기업의 주장은 B기업 제품이 자신들의 특허를 침해하지 아니하였다라고 자인하는 것과 마찬가지라고 반박하였습니다.
(3) 특허심판원의 심결
특허심판원은 2가지 쟁점 가운데, 두번째 쟁점에 대해서는 아무런 판단을 하지 아니한 채 첫번째 쟁점에 대해서만 판단하였는데, B기업이 제출한 증거를 바탕으로 A기업이 출원이전에 거래처에 제품을 납품했다는 사실을 인정한 뒤에 해당 제품과 특허발명을 대비하면서 해당 제품이 특허발명과 기술적 구성에 있어서 동일하므로 신규성이 부정된다라고 설시하였습니다.
4. 본 판결의 의의
이번 사건은, A기업이 출원이전에 무심코 납품했던 제품 때문에 특허가 무효가 된 사건입니다. 흔히, 출원이전에 제품을 판매하는 행위를 출원전 공지행위라고 하고, 특허권자 스스로 공지행위를 하는 행위를 ‘자기공지행위’라고 하며, 자기 공지에 의해서도 특허권이 무효가 될 수 있음을 다시 한번 확인해 주는 심결입니다.
출원전 자기공지행위를 했다고 하더라도, 특허출원시에 자기 공지 사실을 특허출원서에 기재하고 관련 증거를 제출하는 경우에는, 자기 공지에 의한 무효를 면할 수 있도록 제도적 장치가 마련되어 있고, 이를 ‘신규성 상실의 예외’라고 합니다. 이런 제도적 장치를 잘 이용한다면 사소한 실수로 인한 특허의 무효를 피할 수 있으므로, 특허권자는 이 점을 잘 살펴야 할 것이고, 상대방입장에서는 특허의 무효를 다툴 때 특허권자의 출원전 실시 여부를 사전에 살펴보는 것이 도움이 될 것으로 보입니다.
다행히도 좋은 결과로 마무리되긴 하였지만, 2021년은 다른 해에 비해 유난히 특허소송사건이 많았던 것으로 기억합니다. 그 사건들을 모두 소개해 드리고 싶지만, 의뢰인의 동의를 얻은 일부 유의미한 사례에 대하여 사건 경과와 판결을 소개해드리고자 합니다.
“밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템” 특허소송 사례
1. 사건의 개요
독일에 주소를 둔 독일기업이 한국에서 유압식 액추에이터 시스템을 판매하다가, 2019년 경에 해당 유압식 액추에이터 시스템에 대한 특허권을 보유한 한국기업으로부터 독일기업이 자신들의 특허권을 침해했다는 권리범위 확인소송을 제기 당했고, 이에 독일기업은 문제의 특허권에 대하여 무효소송을 제기한 사안에서, 저희 사무소는 독일기업을 대리하여 무효소송을 포함한 일체의 소송을 대리하였으며, 2021년 경 문제 특허의 권리범위를 대폭 축소시키는 특허심판원의 심결에 이어 더 나아가 특허법원에서는 무효판결을 받아내었습니다.
해당 사건은, 국내에서 특허출원한지 이미 15년이 지난 특허를 그 보다 3년 앞서 국내에서 개최된 전시회의 전시사실, 비슷한 시기에 유사한 제품을 해외로 수출했던 사실을 근거로 무효로 시켰다는 점에서 시사하는 점이 많습니다.
2. 사실관계 및 사건의 경위
(1) 한국 기업의 특허내용
한국 기업은, 국내에서 유압식 조작기 시스템을 제조판매하는 회사인데, 상/하수도 등에서 광범위하게 사용되고 있는 밸브를 자동으로 개폐하던 시스템이 정전이나 부품 고장으로 인해 정상작동이 불가하여 밸브의 개폐가 불가능해졌을 때, 수동으로 밸브를 개폐할 수 있는 유압식 조작기 시스템을 발명하여 2005년 경에 한국에서 특허출원을 하고, 독점적으로 시장에 제품을 납품해 왔습니다. 해당 제품은 육상이나 해양에 모두 사용되는 제품이지만, 한국 기업이 차지하던 시장은 육상에 국한되어 있었습니다.
(2) 독일 기업의 한국내 판매사실
독일 기업은, 위 특허와 유사한 제품을 문제의 특허 이전부터 ‘해양’ 기술에 적용하여 오다가 ‘육상’으로 시장을 확장하면서 국내에 제품을 판매하기 시작하였습니다.
(3) 한국 기업의 특허침해 주장, 권리범위 확인소송 제기 vs 독일기업의 무효소송 제기
이에 한국기업은 독일기업이 자신들의 특허권을 동일하게 침해하였다고 주장하면서 권리범위 확인소송을 제기하였고, 독일기업은 특허권의 원천무효를 주장하면서 무효소송을 제기하였습니다.
3. 특허심판원에서의 사건의 경과 및 심결
(1) 당사자들의 주장
한국기업의 주장
한국기업은, 독일기업의 제품이, 자신들의 특허의 핵심구성인 수동개폐장치(8)가 유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71) 사이에 설치되어 있어서, 유압 파워펙이 작동할 수 없는 비상상황에서 밸브의 수동 개폐가 수동개폐장치(8)에 의해 이루어질 수 있어서, 자신들의 특허권을 침해하고 있다고 주장하였습니다.
또한, 독일기업의 제품이 전시되었던 2002년 전시회에서는 제품 사진만 전시되었을 뿐 그 내부 유압회로는 공개되지 아니하였기 때문에, 독일기업의 전시 제품이 선행기술이 될 수 없다거나, 독일기업이 해외에 수출하면서 해외구매자측에 제공했던 도면자료를 메뉴얼로 볼 수 없다는 등의 주장을 하였습니다.
독일기업의 주장
한국기업이 주장하는 수동개폐장치를 유압식 조작기와 유압 파워펙 사이에 설치하는 기술적 사상은, 문제의 특허가 출원되기 이전인 2002년 경부터 국내외 전시회를 통해 공지되었고, 나아가 독일기업이 한국에서 해외로 수출한 제품에도 동일하게 반영되어 있었을 뿐만 아니라 해당 제품을 수출하면서 제공된 메뉴얼에도 상세하게 기술되어 있으므로, 문제의 특허는 이미 출원이전에 국내에서 공지되거나, 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일하거나, 이들로부터 용이하게 발명할 수 있어서 무효라고 주장하였습니다.
(2) 한국기업의 특허정정
한국기업은, 심판과정에서 권리범위를 큰 폭으로 축소하는 정정을 2차례에 걸쳐 청구하면서, 정정된 발명은 평상시에도 오일이 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 수동개폐장치의 유로에 차 있어 비상시 수동작동이 효율적으로 이루어지는 효과를 가진다고 항변하면서, 독일기업이 해외에 수출하거나 전시했던 제품과는 상이하다고 주장하였습니다. 정정전후의 청구항은 아래와 같습니다.
정정청구전 청구항
유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71)으로 구성된 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템에 있어서, 밸브의 개폐 작업을 수동으로 수행할 수 있는 수동 개폐 장치(8)가 구비되어 있으며, 상기 수동 개폐 장치(8)는 유압식 조작기(3) 또는 유압파워펙(52 또는 71)에 선택적으로 설치됨을 특징으로 하는 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템.
최종 정정된 청구항
유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71)으로 구성된 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템에 있어서, 밸브의 개폐 작업을 수동으로 수행할 수 있는 수동 개폐 장치(8)가 구비되어 있으며, 상기 수동 개폐 장치(8)는 유압 파워펙(52 또는 71)에 설치되고,
상기 수동 개폐 장치(8)는 선택 스위치부(81)와, 수동에 의하여 작동유의 펌핑 작업을 수행할 수 있는 펌핑부(82)와, 유로의 방향을 바꾸어 줄 수 있는 방향제어부(83)로 구성되며, 상기 수동 개폐 장치(8)의 유로는 상기 유압 파워펙(52 또는 71)의 오일 탱크(713)에 있는 작동유가 선택 스위치부(81), 펌핑부(82) 및 방향제어부(83)를 순차로 경유하여 통과할 수 있도록 형성되며,
상기 수동 개폐 장치(8)는 그 유로가 상기 유압식 조작기(3)와 유압 파워펙(52 또는 71) 사이를 직렬적으로 연결하고, 이에 따라 수동 작동시에 선택 스위치부(81)가 작동하여 유압 파워펙(52 또는 71)의 오일 탱크(713)에 연결된 유로(A5,B5)와 상기 펌핑부(82)가 연결되어, 상기 오일 탱크(713)의 오일을 이용하여 유압식 조작기(3)의 밸브(2)를 개폐할 수 있도록 구성됨을 특징으로 하는 밸브 개폐용 유압식 조작기 시스템.
(3) 특허심판원의 판단
특허심판원은, 한국기업의 주장을 받아들여 한국기업의 정정된 특허는 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로, 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수할 것이다라고 하면서 정정된 특허의 진보성을 인정하였습니다.
결국, 이 심결로 인해 독일기업의 제품은 한국기업의 정정 특허를 침해하지 않는다는 사실이 확인되었다는 점에서는 의미가 있는 심결이었지만, 특허심판원이 인정한 정정 특허의 효과는 최초 명세서에 기재되지 않은 효과이기 때문에 한국기업측에서 입증을 했어야 함에도 불구하고, 한국기업이 입증책임을 다하지 못했는데도 특허심판원이 자의적으로 이를 인정했다는 위법성 논란, 한국기업의 정정청구가 법에서 규정하는 정정의 범위 일탈에 관한 논란과 같은 법리적인 논쟁은 차지 하더라도 제품 판매에는 아무런 문제가 없지만 문제의 특허가 유효하게 살아있을 경우 미래에 번거로운 문제가 생길 수 있다는 우려속에 해당 특허를 최종적으로 무효를 시켜야 한다는 독일기업의 요구가 있어서 특허심판원 심결에 불복하여 특허법원에 제소하기로 결정하였습니다.
4. 특허법원에서의 사건의 경과 및 판결
(1) 당사자들의 주장
한국기업은 원심절차에서와 마찬가지로, 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수하다는 주장을 되풀이 하였습니다.
이에 독일기업은, 한국기업이 주장하는 효과는 명세서에 기재되지 않은 효과이기 때문에, 입증책임을 부담하는 한국기업측에서 이를 증명해야 한다고 반박하였습니다. 또한, 한국특허의 핵심은 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 있는 것이지 평상시의 시스템의 작동구성에 있는 것이 아니므로 이 사건 심리는 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 집중하여 이루어져야 한다고 주장하였습니다.
(2) 특허법원의 판단
법원은 한국기업의 특허와 독일기업의 제품은 평상시, 비상시 오일의 유동경로에 있어서 차이가 있다는 점을 인정한 뒤에 한국기업의 정정특허의 핵심은 비상시 수동개폐장치의 작동구성에 있다고 할 수 있으므로 ‘비상시’ 수동개페장치의 작동을 비교해 보면 양자 모두 작동원리와 효과에 있어서 차이가 없다고 판단하였습니다.
나아가 법원은, 오일이 평상시에도 수동개폐장치를 통과하므로 오일이 항상 차있다고 할 수 있고, 그렇다면 비상시에 수동개폐장치를 작동시킬 때 그렇지 않은 독일기업의 제품에 비해 작동효율이 우수하다는 한국 기업의 주장은,명세서에 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라 이를 인정할 만한 근거도 없으므로 받아들일 수 없다고 판시하였습니다.
5. 본 판결의 의의
(1) ‘청구범위’ 중요성
특허의 침해 여부, 무효 여부를 결정하는 가장 중요한 요소를 하나 뽑아라고 한다면 망설이지 않고 청구범위라고 말할 수 있습니다. 이번 판결은, 이런 지극히 상식적인 사실을 다시 한번 확인해 주었다는 점에서 의미가 있습니다. 이번 사건에서 쟁점이 되었던 청구범위에 기재된 ‘수동개페장치의 유로’, ‘직렬연결’의 의미를 어떻게 해석할 것인가를 두고 공방이 있었을 때, 결국 청구범위에 기재된 사항만으로 청구범위 해석에 무리가 없다면 상세한 설명의 기재로 청구범위를 제한해석해서는 않된다는 대법원 판례의 일관된 입장으로 돌아가 청구범위의 기재만으로 발명을 해석해야 한다는 저희측 주장이 특허법원에 의해 받아들여졌다는 점은 청구범위의 중요성을 다시 한번 되새기게 합니다.
(2) 상세한 설명의 ‘목적’, ‘효과’의 기재
한국기업은 특허를 살리기 위해서 명세서에 기재되지 않은 효과를 주장하였습니다. 이런 주장이 유효하기 위해서는 해당 효과가 자명한 효과인지 여부를 주장하는 측에서 증명해야 합니다. 그런데, 한국기업은, 이런 효과를 주장하면서 아무런 근거를 제시하지 못했기 때문에, 법원에서 그런 주장이 배척되었던 겁니다. 이 지점에서 여러가지 시사점을 찾을 수 있습니다.
먼저 명세서를 작성할 때 가능하면 많은 효과를 기재하는 것이 바람직합니다 통상, 명세서를 작성하다보면 목적과 효과를 간략하게 적는 경향들이 있는데 주의해야 할 점입니다. 만약 이 사건에서 한국기업이 자신들이 주장했던 효과를 명세서에 기재해 두었다면 다른 결론을 기대해 볼 만한 일말의 여지는 있지 않았을까라는 생각을 해 봅니다.
이어서 부득이 명세서에 기재되지 않은 효과를 주장할 경우에는 해당 효과를 증명하는 증거를 제출해야 합니다. 예를 들면 해당 효과를 직접적으로 시사하거나 아니면 간접적으로 암시하는 내용이 기술된 전문서적, 논문, 기사, 매거진 등이 증거로 활용될 수도 있고, 더 나아가 해당 기술분야의 전문가의 증언, 감정 등도 생각해 볼 수 있습니다.
(3) 공지사실의 증명에 필요한 증거의 확보
이번 사건은, 독일기업이 공지시킨 선행기술 때문에 특허가 무효가 되었던 사건입니다. 최초 공지시점 기준, 무려 18년이 지나 명백한 증거가 부족한 상황에서 도면, 이메일 교신기록, 송금내역을 근거로 선행기술을 증명했다는 점에서 의미가 있습니다. 따라서, 타인의 특허권을 침해하여 침해주장을 제기 당한 기업측에서는 본인들이 과거 실시했던 기술가운데 특허와 비슷한 기술, 아니면 동종 업계에서 유사한 기술이 있었는지를 살펴본 다음, 그런 사실을 증명하는 직접증거가 소멸되고 없다면, 간접적으로라도 증명할 수 있는 간접증거들을 찾아보는 것도 도움이 될 것으로 보입니다.
