[레고 상표(왼)와 레고켐바이오 상표(오). 특허청 제공]

2014년 개정 상표법은 “수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다”라고 하여 상표의 희석화(dilution) 법리를 인정한 규정을 도입하였습니다. 해당 규정의 취지는 출처의 오인·혼동의 염려가 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것입니다. 즉, 타인의 저명한 상표가 가지는 식별력을 손상시킬 염려가 있는 경우 등록이 되었다고 하였더라도 그 등록이 무효가 되어야 보았습니다. 다만, 상기 희석화 조문이 명시적으로 도입된 이후, 해당 조문을 적용하여 구체적으로 판단 기준을 제시한 대법원 판결이 없었습니다.

여기서 ‘식별력의 손상’이란 타인의 저명상표를 혼동 가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처 표시 기능을 손상시키는 것을 말하며, 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함하는 것으로 봅니다. 그리고 ‘명성의 손상’이란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용함으로써 그 상표의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 것을 말합니다. 따라서 ‘식별력을 손상시킬 염려’라는 것은 인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미합니다.

해당 판결은 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 ‘식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’에 해당한다고 판단한 최초의 대법원 판결로서, 세계적으로 저명한 장난감 회사로서 완구류 등에 선사용상표(LEGO)를 사용하고 있는 원고가 의약품류 등을 지정상품으로 한 등록상표(LEGOCHEMPHARMA)에 대하여 등록무효를 구한 사건입니다. 법원은 이 사건 등록상표의 요부인 ‘LEGO’부분은 표장의 전체 구성 중 분리 관찰이 되는지를 따질 필요 없이 ‘LEGO’만으로 다른 상표와의 유사 여부를 판단할 수 있고, 이 사건 등록상표(LEGOCHEMPHARMA)와 선사용상표(LEGO)들은 일반 수요자들에게 해당 각 표장의 요부 또는 전체 표장으로서 ‘LEGO’또는 그 한글 발음인 ‘레고’의 외관 또는 호칭으로 인식될 것이므로 양 표장은 전체적으로 서로 유사하다고 설시하였습니다.

또한 이 사건 등록상표(LEGOCHEMPHARMA)는 저명상표인 선사용상표(LEGO)들과 유사하여 저명상표권자인 원고의 상품이나 영업의 식별력을 손상시킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다고 판시하였습니다.

[IR 자료를 통해 제품 화학기법을 소개하는 과정에서 ‘ 레고 블록’ 그림을 넣어 설명하는 모습. 레고켐바이오 제공]

이 판결은 상표법 제34조 제1항 제11호 후단을 적용하여 등록무효라고 판단한 첫 대법원 판결로서, 해당 조항의 취지, 즉 ‘상표의 희석화’법리와 ‘식별력을 손상시킬 염려’의 의미에 대해 명시적으로 설시하고, ‘식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단하는 구체적인 기준을 제시한 중요한 판결로 볼 수 있습니다.

이번 판결에 따라서 향후에는 동일·유사한 상품에 동일·유사한 표장을 사용하는 경우가 아닌, 혼동 가능성이 없는 비유사한 상품이라도 저명상표와 유사한 상표를 사용할 경우 ‘상표의 희석화’법리에 의하여 등록이 취소될 수 있으므로 주의를 기울여야 할 것으로 보입니다.

이처럼 상표권을 포함한 지식재산권은 사전에 충분한 전략적 검토와 대응 체계 마련이 필수적이며, 예기치 못한 분쟁이 발생했을 경우에는 신속하고 전문적인 대응이 기업의 브랜드 가치를 지키는 핵심입니다.

진솔국제특허법률사무소는 국내외 지재권 전반에 걸쳐 상표, 특허, 디자인, 저작권 등의 법률 자문과 소송 대응까지 원스톱으로 지원하고 있습니다.

기업의 지식재산이 분쟁의 원인이 아닌 경쟁력의 기반이 될 수 있도록, 진솔이 함께하겠습니다.