미국의 연방항소법원은 “의견서 기반 출원금반언의 원칙”이 암젠의 특허침해주장을 배척한다는 점에 동의하다.

1. 사건의 개요

암젠(Amgen Inc., and Amgen Manufacturing Ltd.)은 미국특허 8,273,707의 특허권자이며 해당 특허는 소수성 상호작용 크로마토그래피(“HIC")를 이용하여 단백질을 정화하는 방법에 관한 것이며, 오염물로부터 정화는 단백질이 치료법적으로 유용하도록 하는 것을 특징으로 한다.

그리고, 코히러스(Coherus)는 암젠 제품의 바이오시밀러 버전을 시판하기 위한 승인을 획득하기 위하여 단축 생물제제허가신청 (BLA)를 신청하였고, 해당 신청은, 코히러스의 제조과정이 암젠의 청구항의 소금 결합과 동일하지 않지만 소금결합을 이용하여 단백질을 정화하는데 사용되는 단계를 포함하고 있었다.

이에 암젠은 델라웨어 지방법원에 특허 침해 소송을 제기하였다.

미국의 연방항소법원은 암젠(Amgen)의 미국특허 8,273,707 특허침해 주장을 배척한 델라웨어 지방법원의 판결을 지지하는 의견을 2019년 피력하였다. 델라웨어 지방법원은, 코히러스(coherus)에 대한 암젠의 균등론에 기한 특허침해 주장은 의견서 기반 출원금반언의 원칙에 따라 허용되지 않는다고 판시하였다.

2. 출원경과와 법원의 판단

(1) 출원경과

출원심사과정에서, 미국 심사관은, 미국특허 5,231,178(“홀츠")와 비교하여 진보성이 없다고 반복적으로 거절하였는데, 암젠은 자신들의 특허는 청구된 소금의 특정 결합에 특징이 있으며 제시된 미국 선행특허는 자신들의 소금의 특정 조성을 시사하거나 암시하지 아니하므로  진보성이 있다고 주장하였다.  이와 같은 주장은 미국 심사관이 특허의 진보성을 인정하는 베이스가 되지 아니하였다.

또한, 추가적인 의견서를 통해, 암젠은, 선행특허는 전혀 동적 용량을 시사하지 않는 반면 자신들의 특허는 HIC 칼럼의 동적용량을 증가시킨다고 주장하였다. 그리고, 심사과정에 제출된 선언서에서, 발명자는 자신들의 특허에 기재된 특정 소금 결합은 선행특허에 비해 동적 용량을 포함하는 중요한 개선사항을 가져온다고 주장하였다. 이와 같은 주장은 미국 심사관이 특허의 진보성을 인정하는 베이스가 되었다.

(2) 법원의 판단

1) 지방법원은 첫째 암젠은 출원심사과정에서 주장하는 특정 소금 결합을 제외한 소금 결합을 분명하게 그리고 오해의 여지 없이(clearly and unmistakably) 포기하였고, 둘째 암젠은 코히러스에 의해 사용된 특정 소금 결합은 개시하고 청구하지 아니함으로서 공중에게 헌납하였으므로 암젠의 특허주장을 받아들일 수 없다고 판시하였고, 연방항소법원도 이를 인용하였다.

2) 출원금반언의 원칙은, 특허권자가 출원과정에서 청구항의 문언적 범위로부터 포기된 보호객체를 다시 권리범위에 포섭하기 위하여 균등론을 사용하는 것을 방지하고자 하는 것이다. 이 사건 항소 사건에서, 의견서 기반 금반언은, “특허심사관에게 의견서를 통해 청구범위를 포기함으로서” 발생하고 출원경과가 “분명하게 그리고 오해의 여지 없이 보호객체를 포기한 것“을 보여주는 곳에 존재한다. 여기서, 법원은, 암젠은 출원심사과정에서 청구되지 않은 소금결합을 분명하게 그리고 오해의 여지 없이 포기했다라고 지적했다.

3) 암젠은, 처음 출원심사과정의 의견서에서는, 자신들의 특허의 특정 소금 결합은 심사관이 제시한 선행특허에 시사되거나 암시되어 있지 아니하다라고 주장하였으며, 이어서 후속적인선언서에서도, 다른 것을 언급하지 않고 특정 소금 결합만을 반복적으로 언급했다. 특히, 암젠은, 이런 특정 소금 결합은 상업적 제조 비용 효율을 크게 개선한다라고 주장하였다. 경쟁자들은 암젠이 청구되지 않은 소금 결합을 포기하였다고 믿는 것이 합리적이다.

4) 암젠은, 심사과정에서 선행특허와 차별화되는 3가지 베이스 중 단 하나가 특정 소금 결합에 관한 것일 뿐이라고 주장하였지만, 그와 같은 주장은 법원의 판결에 영향을 주지 못했다. “특허출원인이 자신의 발명과 선행기술을 차별화하기 위한 다중 베이스를 설명할 경우에는, 그 선행기술이 다양한 근거의 조합에 기초를 두고 구분되지 않는 한,  각각의 의견이 개별적인 금반언을 형성한다”. 여기서, 암젠은, 선행기술과 차별화하는 주장된 근거의 조합에 해당하지 아니하므로, 이와 같은 주장도 이유가 없다.

5) 또한, 암젠은, 특허의 허여라는 결과를 가져오는데 기여한 의견서는 특정 소금결합을 언급하지 아니하고 있다고 주장하였는데, 법원은, “특허허여 직전에 제출된 의견서만이 출원금반언이 적용될 필요가 없으며, 청구항의 허여를 보장하는데 필요한지 여부와 관계 없이, 심사과정에서 특허성을 뒷받침하기 위해 사용된 명확한 주장은, 금반언을 형성한다. 암젠은 청구된 특정 소금 결합을 반복적으로 강조했고 포기된 보호객체를 다시 포섭할 수 없다”라고 판시했다.

이런 이유로, 법원은 출원금반언은 암젠이 균등론에 기초한 특허침해주장을 할 수 없게 하였고, 침해청구는 기각하였다.

3. 판례의 시사점

(1) 특허의 진보성과 무관한 주장을 하지 말자

먼저, 미국특허출원을 진행할 때, 통상 심사과정에서 제시된 선행기술과의 차별화를 꾀하기 위하여 출원인이 다양한 주장들을 하게 되는데, 이와 같은 주장들은, 선행기술과의 명확한 차별화를 통해 특허의 획득이라는 결과를 얻고자 하는 출원인의 의도에서 비롯된다. 하지만, 정작 특허는 출원인이 제시하는 다양한 차별점 가운데 어느 한 차별점에 의해 허여되는 경우가 있다. 이런 경우에, 특허의 진보성에 영향을 주지 못했던 차별점들은, 특허의 허여에 영향을 주지 못했음에도 불구하고 특허침해소송에서는 금반언을 발생시키는 좋지 않은 결과를 가져올 수 있다.  

(2) 불분명하게 또는 오락가락하게 주장하자

위 판례는, 의견서에 분명하고 오해의 여지가 없게 선행기술과의 차별화를 주장한 경우에 금반언이 적용된다는 것이므로, 다양한 주장을 할 경우에는, 여러 의견서를 제출하는 과정에서 다소 모호하고 불분명한 모션을 취하는 것이 필요해 보인다.

(3) 청구항에 기재되지 않는 사항은 주장하지 말자

위 판례는, 청구항에 기재되지 않은 사항을 의견서를 통해 주장한 사례에 대한 판례이므로, 청구항에 기재하지 않은 사항을 차별점으로 주장하지 않는다면 위 판례에서 지적한 의견서 금반언은 문제될 것이 없다.