1) (주)엔지넷 VS. (주)타이거풀스아이 "컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법"
특허권침해 사건

(1) 사건의 개요
(주)엔지넷(신청인)은 1998년 8월 22일 "컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법"에 관한 특허를 출원하여 2001년 5월 4일 특허등록(등록번호 제296017호)을 하였다.
신청인은 (주)타이거풀스아이(피신청인)가 신청인의 특허청구범위 중 청구항 1, 5, 6항의 구성과 동일ㆍ유사한 내기 게임방 운영방법으로 웹사이트를 운영하면서 특허권을 침해하고 있다고 하여 특허침해금지 가처분을 신청하였다.
서울지방법원은 2002년 2월 26일 이 가처분 신청을 기각하였다(서울지법 2002. 2.26. 선고, 2001카합2852결정) 신청인의 특허는 Business Method 특허로서 특허청구범위 중 청구항 1항은 컴퓨터 통신 이용자가 내기 게임방이라는 인터넷 웹사이트에 접속하였는지를 판단하는 단계와, 인터넷 웹사이트에 접속되었을 경우에 메뉴를 모니터를 통해 디스플레이 하는 단계와, 디스플레이된 메뉴가 선택되었는지를 판단하는 단계와, 게시판이 선택된 경우 게시판이 제1 내지 제4 메뉴의 선택에 따라 소정의 처리를 하는 제반 단계와, 게임방이 선택된 경우 1:1 게임이나 단체게임 게임선택모드와 내기항목을 선택하고 게임을 수행하여 승패를 통보받는 제반 단계가 포함되어 이루어진 것을 특징으로 하는 컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법이고, 나머지 청구항은 위 청구항의 종속항이다.

(2) 법원의 판단
특허법상 특허청구범위의 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 하고 있고, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로서 어떠한 사항을 청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으므로, 등록된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로 피신청인의 실시제품이 이 사건 특허의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우 이 사건 특허의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 할 것이다.
피신청이 운영하는 웹사이트의 서비스 중 내기게임 운용방법의 경우 피신청인의 실시방법은 컴퓨터 통신 이용자가 해당 웹사이트에 접속하여 게임을 선택하는 단계, 게임참여를 선택하는 단계, 단식 또는 복식의 복표 중 하나를 선택하는 단계, 표시된 복표에 실제 경기에 관한 예상경기결과를 표시하는 단계, 자신이 표시한 복표를 확인하는 단계, 실제 경기결과에 따라 당첨금을 분배하는 단계로 되어 있다.
이러한 피신청인의 실시방법이 신청인의 특허발명의 청구항 1항에서의 게임방에 관한 구성요소, 즉 컴퓨터 통신 이용자가 1:1 게임이나 단체의 게임에 참여하여 게임을 직접 수행하거나 내기종류를 선택하는 등의 단계와 동일ㆍ유사하다고 보기는 어렵고, 피신청인의 실시방법이 신청인 특허발명의 구성요소를 구비하고 있다는 점에 대한 소명이 부족하므로, 청구항 1항의 권리범위가 피신청인의 실시방법에 대하여 인정된다고 보기 어렵다.
신청인의 특허발명 중 청구항 5, 6항은 독립항인 청구항 1항을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항으로서 청구항 1항의 구성요소를 모두 구비하는 것을 전제로 하고 있다고 할 것이므로, 피신청인의 실시방법이 청구항 1항의 구성요소를 모두 구비하고 있다고 보이지 않는 이상 청구항 5, 6항의 권리범위가 피신청인의 실시방법에까지 미친다고 보기도 어렵다.

(3) 평가
이 가처분 사건은 BM 특허에 대한 법원의 최초의 판단으로 보인다.
주로 권리범위에 관해서만 다루고 있는데, 청구항의 구성요소를 엄격하게 해석하는 경향을 보이고 있다.
즉, 피신청인의 실시제품이 청구항에 기재된 필수적 구성요소를 모두 갖추어야만 신청인의 권리범위에 속한다고 보고, 피신청인의 내기게임 운영방법은 구성요소를 신청인의 청구항 제1항에서 게임방에 관한 구성요소와 비교분석한 후 동일ㆍ유사하지 않다고 보았다.


2) (주)열린교육 VS. (주) SK텔레콤 "이동통신단말기를 이용한 게임서비스 제공방법" 특허권침해 사건

(1) 사건의 개요
(주)열린교육(신청인)은1999년 1월 22일 "이동통신단말기를 이용한 게임서비스 제공방법"에 대하여 특허를 출원하여 2001년 7월 4일 특허등록(등록번호 제302510호)을 하였다. 신청인은 2001년 11월 이동통신단말기를 이용하여 게임서비스를 제공하고 있는 SK 텔레콤, 한국통신프리텔, LG 텔레콤, 신세기통신, 그리고 게임컨텐츠 제공업체인 (주)컴투스, (주)웹이엔지코리아(이하 "피신청인들")를 상대로 하여 피신청인들이 이동통신단말기를 이용한 왑(Wireless Application Protocol) 방식의 인터넷게임서비스 및 다운로드게임서비스를 사용자들에게 제공하는데 있어 신청인의 특허와 동일, 유사한 방법을 사용함으로써 특허권을 침해하였다고 하여 특허권침해금지 가처분을 신청한 사건이다. 서울지방법원은 2002년 3월 21일 이 가처분 신청을 기각하였다(서울지법 2002. 3. 21. 선고, 2001카합3105 결정). 이 사건 특허발명은 Business Method 특허로서 게임서버, 이동통신서비스회사, 사용자 이동통신단말기를 구성요소로 한다. 이 특허는 이동통신단말기 사용자가 이동통신단말기를 이용해 통신서비스회사에 게임서비스를 요청하면(제1단계) 통신서비스회사 서버는 인터넷으로 게임서버와 연결하여(제2단계) 게임프로그램을 다운로드받고(제3단계) 다시 게임프로그램을 이동통신단말기로 전송하여(제4단계) 이동통신단말기의 해당영역에 저장한 후 독립적인 게임인 경우에는 접속을 종료하고 게임을 실행하고(청구항 3항: 제5단계)), 비독립적 게임(클라이언트-서버형 게임)의 경우에는 접속이 유지된 상태에서 통신서비스회사 서버를 통해 게임서버와 정보를 송수신하면서 게임을 실행하는 것(청구항 4항: 제5-1단계))을 주된 청구범위로 한다.

(2) 당사자의 주장
본 특허권침해금지 가처분 사건의 주요쟁점은 BM 특허의 유효성과, 피신청인들이 실시하고 있는 게임서비스의 내용이 BM 특허의 권리범위에 속하는지 여부 및 가처분을 하여야 할 보전의 필요성이 있는지 여부 등이었다.
신청인은 피신청인들이 011(n-Top), 016(Persnet), 017(iTouch), 019(EZWeb)를 통해 실시하고 있는 이동통신 단말기를 이용한 게임서비스는 신청인 BM 특허의 상기한 제1단계 내지 제5단계 및 제5-1 단계와 동일한 단계로 이루어지므로 이 BM 특허의 특허권을 침해한다고 주장하였다.
이에 대해 피신청인들은 이 BM 특허가 그 출원일 이전에 공지된 기술과 비교하여 볼 때, 발명의 구성이 동일하여 신규성이 없으며 또한 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도임이 분명하여 진보성이 없으므로 명백한 무효사유를 안고 있으며, 또한 이 BM 특허의 명세서는 기능적, 추상적인 기재로 일관하여 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 정도이므로 명세서 기재 불비로 인한 무효사유도 안고 있음을 주장하였다.
또한 이 BM 특허가 유효라고 인정하더라도, (주)열린교육의 게임서비스는 통신서비스회사의 서버와 게임 서버가 인터넷으로 연결되어 있는데 비해 피신청인들의 서비스는 각 서버가 모두 통신서비스회사 내부에 위치하며 상호 LAN으로 연결되고 있다.
따라서 통신회사의 서버가 인터넷으로 게임서버로 접속을 요청하는 신청인 특허의 제2단계 및 통신회사 서버와 게임서버간의 접속을 해제하는 신청인 특허의 제5단계를 포함하지 않으며, 피신청인의 게임서비스는 게임 다운로드시 왑(WAP)서버에서 다운로드서버로의 모드 전환이 이루어져 이동통신 단말기가 다운로드서버에 직접 접속되는 방식을 취하여 통신서비스회사의 중간 매개가 필요 없으므로, 통신서비스 회사가 중간 매개 역할을 수행하는 신청인 특허의 제3단계 및 제4단계를 전혀 포함하지 않는 점에 비추어 볼 때, 피신청인들의 게임서비스는 열린교육의 BM 특허와는 완전히 다른 것으로서 BM 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.
그러므로 이 BM 특허는 명백한 무효사유를 안고 있을 뿐만 아니라 설사 신규성 및 진보성이 인정된다고 하더라도 신청인이 정당한 이유없이 이 사건 특허발명을 전혀 실시하지 아니하고 장래에도 실시 여부가 불투명하여 신청인에게 단기간내에 회복하기 어려운 손해가 발생할 개연성은 없는데 반하여 피신청인들 및 피신청인들을 통하여 이동통신을 이용하는 수많은 가입자들이 입게 될 불이익 등 제반사정을 감안할 때 본 가처분 신청은 그 보전의 필요성이 없다고 피신청인들은 주장하였다.

(3) 법원의 판단
법원은 피신청인들의 게임서비스가 이동통신단말기, 왑서버, 다운로드서버, 게임서버, 데이터베이스 등을 구성요소로 하며, 각 서버 및 데이터베이스는 랜(LAN)으로 상호 연결되어 있고, 단말기는 게임프로그램 다운로드 시 왑 방식의 접속을 종료하고 GVM(Game Virtual Machine) 방식으로 재접속하는 것을 특징으로 한다는 사실을 인정한 후, 이에 의하면 신청인의 이 BM 특허와 피신청인의 실시방법은 서버간 연결방법, 다운로드시의 접속방식, 외부 게임서버의 필요여부, 게임 다운로드 시 통신서비스회사의 기능 등 그 기술적 구성작용효과에 있어 동일유사하지 아니하고 또한 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.
법원은 현재 신청인이 이 BM 특허를 실시하지 않고 있고 장래에도 그 실시여부가 불명확한 점, 피신청인들이 게임서비스 제공을 위해 투자한 비용, 서비스제공기간, 이용자수 등 기록에 나타나는 제반 사정에 비추어 예측되는 가처분 인용여부에 의한 당사자 쌍방이 입게될 손실 및 이동통신 가입자들에게 미치는 영향 등을 고려하여 보면 열린교육이 피신청인들의 실시방법을 당장 금지하지 않으면 안될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 없다고 판단하였다.

* GVM이란 인터넷을 통한 다운로드의 경우 인터넷 익스플로러와 같은 인터넷 접속용 브라우저를 통해 최초 접속이 이루어지지만, 그 후 익스플로러가 지원하지 않는 게임 프로그램을 다운로드받기 위해서 새로운 다운로드용 브라우저를 활성화하여 이를 통해 게임프로그램을 다운로드받게 되는 방식이다.

(4) 평가
신청인은 LAN 연결이 이 특허발명의 인터넷의 개념에 포함되거나 단순한 균등수단 치환이며, 통신서비스회사 및 왑서버가 이 특허발명의 통신서비스회사의 서버에 대응되고, 모드 전환은 부수적인 사항에 해당할 뿐이라고 주장하였으나, 법원은 이를 받아들이지 않았다.
즉, BM 특허의 권리범위 해석에 있어서, 전체적으로 이루고자 하는 비즈니스 모델의 목적과 결과가 동일하다 하더라도, BM 특허를 이루는 각 단계 및 구성요소가 상이한 경우 권리범위에 포함되지 않는다는 엄격한 해석을 하였다.
또한 법원은 연결방법, 접속방식, 기능 등이 상이한 단계 및 구성요소를 상호 균등하지 않다고 보아, BM 특허에 있어서 균등론 적용을 엄격히 하여야 한다는 입장을 분명히 하였다.