진솔특허법률사무소

상품선정시 유의사항

(1)지정상품 또는 지정 서비업의 범위를 가능한 넓게 지정할 것
상표권의 효력은 지정상품 또는 서비스가 동일 유사한 것에만 미치고 동일 유사한 상품 또는 서비스업은 일반적으로 동일류 내에서만 인정됩니다.
따라서 다른 상품류나 서비스업에 속하는 상품 내지 서비스업에는 상표권의 효력이 미치지 않습니다.
따라서 상품의 선정시에는 사용하고자 하는 상품 또는 서비스와 관련된 다양한 류에 속하는 상품 또는 서비스업을 지정하여 출원하는 것이 바람직합니다.
예를 들어 '어학 학원'을 경영하는 자는 일반적으로 제45류(번역 서비스업, 통역서비스업), 제41류(학원 경영업, 서적출판업), 제38류(통신업, 방송업), 제35류(광고물, 출판업, 학습지 판매대행업), 제16류(서적, 소책자, 학습지), 제9류(녹화된 테이프, CD-ROM, 소프트웨어) 전체 또는 일부에 대하여 상표등록을 받는데, 전체를 등록받는 경우와 일부만을 등록받는 경우의 장단점을 살펴보면 다음과 같습니다.

1) 제41류의 '학원 경영업'만을 지정서비스업으로 하여 상표등록 받는 경우
상표권자는 일반적으로 제41류에 대해서만 권리를 행사할 수 있기 때문에, 타인이 제45류, 제38류, 제35류, 제16류, 제9류에 자신의 상표를 사용하는 행위를 중단시킬 수 없을 뿐만 아니라, 위 상품들에 대한 타인의 상표권 취득행위를 차단하지 못합니다. 나아가, 타인이 위 상품에 대한 상표권을 취득하고 이를 기화로 상표사용의 중단을 요청하거나 민형사상의 조치를 취해올 때 방어할 수 없습니다. 또한 나중에 사업영역을 어학관련 서적, 테이프 또는 온라인 교육 등으로 확장할 경우 자신의 상표(서비스표)를 사용할 수 없기 때문에 사업상 불이익을 볼 수 있습니다.

2) 제41류 이외의 상품류들의 지정서비스 또는 지정상품으로 하여 상표등록을 받는 경우
'어학학원' 운영과 관련된 상품이나 서비스업에 대하여 타인의 상표등록이나 상표권 행사를 차단할 수 있고, 추후 사업의 확장에도 유리합니다.

(2)상품 내지 서비스업의 명칭을 구체적으로 기재할 것
상품 또는 서비스업의 명칭은 포괄적으로 기재해서는 아니되며 구체적으로 기재해야 합니다.
예컨대, 화장품 제조 판매업을 하는 자가 '로션'을 지정 상품으로 등록받고 싶은 경우, '비듬로션', '선스크린 로션', '헤어로션'으로 세분화하여 상품의 명칭을 기재하여야 하며, 단순히 '로션'으로 상품명을 기재한 경우에는 상표출원이 거절될 수 있습니다.

상표선정시 유의사항

(1)문자상표
문자만으로 된 상표는 상표의 외관(apperance), 칭호(sound), 관념(conception)중에서 어느 하나와 유사한 경우 양 상표가 유사한 것으로 인정되기 때문에 상표권의 권리범위가 넓은 장점이 있습니다. 그러나 문자만으로 된 상표는 이미 등록된 다수의 상표와 외관, 칭호 또는 관념과 동일하거나 유사할 경우 등록이 거절되기 때문에 등록 가능성이 낮은 단점이 있습니다. 따라서, 상표출원 이전에 선행상표를 조사하여 동일 유사한 상표가 없다면, 문자상표로 출원하는 것이 바람직합니다.

(2)도형상표
도형만으로 된 상표의 경우, 도형은 외관이나 관념의 동일 유사 여부만을 판단하기 때문에 권리범위가 좁습니다. 그러나 권리범위가 좁은 만큼 이미 등록된 상표와 유사할 가능성도 적기 때문에 등록가능성이 높은 장점이 있습니다.

(3)문자 +도형 결합상표
문자와 도형이 결합된 상표는 전체로서 식별력이 있는 경우는 물론 문자나 도형 중에서 하나만 식별력이 있는 경우에도 동일유사한 선행상표가 없는 한 등록이 가능하므로, 상표등록의 가능성이 매우 높은 상표입니다.
문자와 도형의 결합상표에서 문자부분이 식별력이 없는 경우 해당 상표는 도형을 위주로 등록 여부를 판단하게 되는데, 도형이 식별력이 있고 등록상표 중에서 유사한 도형이 없는 경우 등록 가능합니다. 이와 같은 경우는 앞서 본 '도형상표'의 장단점을 가집니다.
그리고 문자와 도형의 결합상표에서 도형부분에 식별력이 없는 경우, 문자를 중심으로 등록여부를 판단하는데, 이 경우 상기 문자상표의 경우와 같이 상표권의 효력의 범위는 넓지만 거절될 가능성이 높은 문제점이 있습니다.

(4)외국어 상표와 국문상표
외국어만으로 된 상표의 경우 여러 가지로 발음될 수 있어 칭호(sound)의 범위가 넓기 때문에 권리범위가 넓지만, 한편으로는 유사범위도 넓어지기 때문에 거절될 가능성도 높습니다. 이에 비해, 국문으로만 된 상표는 하나로만 발음되기 때문에 권리범위가 외국어 상표에 비해 상대적으로 좁지만 그만큼 등록가능성은 높습니다.

(5)이단 병기상표
국문과 외국어를 이단으로 병기한 상표의 경우, 국문 또는 영문 중의 하나와 다른 선행상표의 해당부분을 비교하여 동일유사 여부를 판단하기 때문에 등록가능성은 낮습니다. 그러나 일단 등록이 되면 국문으로 된 부분 또는 외국어로 된 부분 중 어느 하나라도 동일유사한 경우, 양 상표는 동일유사한 것으로 판단하기 때문에 권리범위가 넓습니다. 다만, 국문 또는 외국어 중 어느 일정기간 동안 어느 하나만을 사용하면 상표를 사용하지 않은 것으로 되어 추후 취소심판에 의해 상표권이 취소될 수 있으므로, 언제나 국문 및 외국어가 함께 표시된 채로 사용해야 한다는 사용상의 제약이 있습니다.

(6)색채상표
색채상표란 색채가 상표의 주요한 구성요소에 해당하는 상표를 말합니다. 색채상표의 경우 식별력이 높아 등록가능성이 크지만 색채가 다른 경우 유사하지 않은 것으로 인정될 가능성이 높기 때문에 권리범위가 좁아질 수 있습니다.
이에 반해 흑백상표는 권리범위가 색채에도 미치고 등록후에도 색채상표로 사용할 수 있으므로, 색채상표보다는 흑백상표를 출원하시는 것이 유리합니다.

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